Mecanismos para combatir que se diseñe copiando

15 abril 2021

Por fin la sociedad ha reconocido su valía a los diseñadores con la creación del Día Mundial del Arte, que no es otro que el 15 de abril. En apoyo a estos grandes profesionales, consideramos útil hacernos eco de lo que hacen alguno de sus colegas o, mejor dicho, pseudo colegas, no diseñando, sino copiando diseños ya divulgados.

Los derechos de propiedad industrial se han concebido a lo largo de la historia como un estímulo y premio a favor del creador. Al autor de una patente o de un diseño nuevo y original se le dota del privilegio de obtener un derecho de exclusiva sobre su objeto con su registro. Se estimula con ello a ese sujeto para que continúe inventando / diseñando. De ahí que las legislaciones y la interpretación que hacen de ella los jueces sancionen al falso autor o diseñador.

En lo que respecta a los diseños, cuando un autor gesta una forma o la apariencia de un producto dotándole de una caracterización original, la ley le brinda una serie de útiles y herramientas que le protegerán frente a copias de terceros.

Sin embargo, cuando, espuriamente, el mal llamado autor se limita a pseudo diseñar, copiando diseños que ya estaban divulgados, se merece el más absoluto de los desprecios, máxime si, aprovechando que los registros se conceden sin examen por parte de la mayoría de las oficinas de registros del mundo, los esgrime frente a terceros en reclamaciones judiciales o no, infundadas en la mayoría de los casos.

Ante la presunción de validez que se otorga al registro de un diseño, la enervación de estas reclamaciones en la inmensa mayoría de los casos es difícil y tiene un coste económico que muchas veces no se recupera al menos en su totalidad. Y lo peor, muchas veces ese coste no es económico sino psicológico en quien se le supone infractor del diseño registrado nulo, dada la larga duración de los procesos judiciales.

Por todo ello, este artículo tiene como objeto abordar cuándo un diseño registrado es, inútil o nulo, o por el contrario, es válido.

Diseño registrado y no registrado

Esta modalidad de derecho de propiedad industrial está regulada en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (los Diseños nacionales españoles) y en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 (los Diseños de la Unión europea con eficacia en todo este territorio). A partir de este momento, las identificaremos con sus iniciales LPJDI y RDC.

Diseño registrado

La definición de diseño registrado es la misma en ambos cuerpos legislativos. Sin embargo, la figura del no registrado sólo está tipificada en el Reglamento europeo. Al tener eficacia el europeo en toda la UE (incluido en España), la ley española nacional no lo contempla.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 1.2 de la LPJDI y 4 RDC, el diseño se define de este modo:

“A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”.

Diseño no registrado

La Ley también protege un diseño que pese a no estar registrado cumpla con los requisitos establecidos en el art. 11:

“1. Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrados durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que el dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad”.

Esta figura está pensada para aquellos diseños con una vida normalmente efímera y que evoluciona cada muy poco tiempo (mundo de la moda, en particular). El legislador ha comprendido que no se puede exigir el registro de estas creaciones que suelen durar muy poco en el tiempo y que, a veces, por los propios retrasos en la obtención del registro cuando este se obtiene, el objeto creado ya ha pasado de moda.

¿Cuándo un diseño registrado o no resulta inválido y es nulo?

Las legislaciones de nuestro entorno no premian al diseño con el registro sino sólo a los que cumplan con los siguientes tres requisitos básicos: deben ser novedosos, singulares y que sus características no estén dictadas única y exclusivamente por su función.

Por un lado, así lo establecen los arts. 6 y 7 LPJDI y 5 y 6 RDC.

Novedad

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Carácter singular

1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Y, por otro, en cuanto a la función técnica a evitar, los arts. 11 LPJDI y 8 RDC

1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

Sirva pues este artículo para desmotivar a quien fraudulentamente intente registrar un diseño, consciente de que incurre en cualquiera de esas prohibiciones porque, a la larga, su actitud se le volverá con un efecto boomerang. Si pretende oponer el registro frente a un tercero a fin de continuar con su diseño, el conflicto se revolverá frente al titular demostrando que el diseño es inválido por alguna de esas razones.
Lógicamente, como casi todas, las normas mencionadas han sido objeto de interpretación tanto por la Jurisprudencia de los estados miembros de la UE, como por la española y la de los Tribunales Generales y de Justicia de la Unión Europea, ante todo porque en ellas se mencionan una serie de conceptos que exigen aclaración: libertad del autor, usuario informado, divulgación propia de la accesibilidad al público, etc.

Falta de novedad

Aquí la disyuntiva se produce desde un doble punto de vista:

a) El diseño carecerá de novedad si las anterioridades a la fecha de solicitud (en el caso del registrado) y de su lanzamiento al mercado (en el del no registrado) han accedido realmente al público.

Será necesario pues que ante la presunción de validez que se otorga al diseño registrado o no, quien se vea afectado por tal circunstancia se esfuerce en demostrar que la anterioridad que considera lo anula, se divulgó.

Se trata de una tarea relativamente sencilla en caso de que la anterioridad que se invoque se haya hecho púbica en algún registro público (caso típico de los registros de diseños, patentes o modelos de utilidad,…que se publican en boletines oficiales cuyo conocimiento por el público resulta incuestionable) pero no tanto cuando esa accesibilidad no se ha producido de ese modo (por ejemplo, conferencias donde se haya aludido a la creación, ferias donde se haya exhibido el diseño, apariciones en internet que no guardan la fecha de publicación…).

b) Y el diseño no tendrá novedad si ha sido divulgado antes de la fecha de su solicitud de registro (en el caso de los registrados) o de lanzamiento al mercado (en el caso de los no registrados). Si las diferencias formales son irrelevantes o afectan a detalles insignificantes, el diseño también será nulo.

Ejemplos

RESOLUCIÓN de la Tercera Sala de Recurso
de 17 de marzo de 2021
R 1267/2020-3

DMC impugnado	Dibujo o modelo anterior

Esta resolución de la EUIPO confirmó la nulidad del DMC (retenedor dental) impugnado por falta de novedad respecto del anterior que se había divulgado mediante ventas en AMAZON prioritariamente.

RESOLUCIÓN
De la Sala de Recurso
de 15 de marzo de 2021
R 1275/2020

DMC impugnado	Dibujo o modelo anterior D2

En este caso, las diferentes vistas del modelo de silla de oficina representado en la columna izquierda se anuló por anticipación del de la derecha.

Ausencia de carácter singular

Un diseño presenta carácter singular si la impresión que cause en el usuario informado no es la misma que le cause un diseño anterior en el tiempo.

Aquí, aparece la figura del usuario informado que es quien juzga si el diseño presenta o no esta característica, el concepto de grado de libertad del autor y la impresión general causada.

El usuario informado

El concepto de «usuario informado» se refiere a una persona ficticia que queda a mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos de marcas, que no ha de tener un conocimiento específico, y el de experto del sector en materia de patentes, quien cuenta con amplios conocimientos especializados. Sin ser diseñadores, ni expertos técnicos (y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestión vienen dictados por su función técnica).

El usuario informado conoce los diferentes diseños del sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos diseños y, debido a su interés por los productos de que se trate, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

El usuario informado no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que se prevé incorporar el diseño de que se trate

Sin embargo, en función de la naturaleza del producto en que se incorpore el diseño, el concepto de usuario informado podrá incluir, en primer lugar, a los profesionales que adquieran dichos productos para distribuirlos a los usuarios finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios finales. El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los dibujos o modelos de que se trate producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el dibujo o modelo impugnado carece de carácter singular.

El grado de libertad del autor

El grado de libertad del autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto en que se incorporará el dibujo o modelo, así como del sector industrial al que pertenece dicho producto. Se tendrá en cuenta la indicación del producto o los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño, así como el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función.

El grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño se determina, entre otros, sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

Cuanto mayor sea la libertad del autor en la elaboración del diseño, menor será la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los diseños en cuestión basten para causar una impresión general diferente en el usuario informado. Por el contrario, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del diseño, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general distinta en el usuario informado. Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de libertad en la elaboración de un dibujo o modelo, esto refuerza la conclusión de que los diseños que carecen de diferencias significativas causan la misma impresión general en el usuario informado.

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado diseños similares y que formen una «tendencia general» o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial.

La impresión general

Salvo si los diseños comparados incluyen características funcionales o invisibles o no reivindicadas, se deberán compararse de forma general. Esto no significa, sin embargo, que deba darse la misma importancia a todas las características de los diseños comparados.

En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el diseño de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La importancia relativa que se da a las características de los dibujos o modelos comparados puede, por tanto, depender de cómo se utiliza el producto. En particular, el papel que desempeñan algunas características podrá ser menos importante en función de su visibilidad reducida cuando el producto esté en uso.

En segundo lugar, al apreciar la impresión general causada por los diseños, el usuario informado dará menos importancia a las características que sean totalmente banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentrarán en las características que sean arbitrarias o que difieren de la norma.

En tercer lugar, las similitudes que afectan a las características respecto de las que el autor disfruta de un grado de libertad limitado tienen poca entidad en la impresión general que producen dichos dibujos o modelos en el usuario informado.

En cuarto lugar, cuando esté familiarizado con la saturación de la técnica anterior debida a la densidad del acervo de dibujos y modelos existente, el usuario informado podrá ser más sensible incluso a las pequeñas diferencias entre los dibujos o modelos que producen una impresión general distinta

Un ejemplo en el que se analizó la singularidad de un diseño fue el siguiente:

RESOLUCIÓN
De la Tercera Sala de Recurso
de 24 de marzo de 2021
R 887/2020-3

La controversia giró en torno a los siguientes modelos de zapatillas:

Ambos diseños se consideraron compatibles y se determinó que las zapatillas azules presentaban carácter singular en relación con las verdes.

Las diferencias en el cuerpo de la zapatilla que cubre distintas superficies del pie, las diferentes bandas plásticas, los diferentes colores y los elementos figurativos producen impresiones generales diversas en el usuario informado.

Sobre la función técnica de las características reivindicadas en un diseño

Será nulo un diseño cuyas características formales tengan una función técnica y se combate con esta causa de nulidad que la innovación tecnológica pare.

Para saber si un diseño incurre en este motivo de nulidad es necesario determinar, primero, cuál es la función técnica del producto que lo implementa.

Habrá que tener en cuenta los datos relativos a su utilización o la existencia de diseños alternativos que permitan realizar la misma función técnica, siempre que estas circunstancias, estos datos o su existencia se sustenten en pruebas fiables.

En segundo lugar, habrá que analizar las características de la apariencia de dicho producto.

La creación es cultura. La copia es una tortura para el creador.

Y para terminar, examinar, a la vista de todas las circunstancias objetivas pertinentes, si esas características están dictadas exclusivamente por la función técnica del producto de que se trate o, dicho de otro modo, si la necesidad de cumplir esa función técnica es el único factor que ha determinado la elección por parte del creador de esas características, mientras que consideraciones de otra índole, en particular, las relacionadas con el aspecto visual de dicho producto, no han desempeñado papel alguno en la elección de tales características.

Un exponente lo tenemos en la representación gráfica de los siguientes diseños de porciones de turrón con forma de palo.

Forma del turrón tradicional

Forma del turrón sabor a caramelo con chocolate

Forma del turrón sabor a chocolate con turrón blando

Forma del turrón sabor a caramelo a la sal con la siguiente apariencia:

Se consideró que sus características formales estaban guiadas por la función, dado que se fabricaban conforme al procedimiento protegido en una patente prioritaria.

Conclusión

Hagamos de la inteligencia del creador su fuente de inspiración a la hora de diseñar pese a que sea humano que se pueda inspirar en lo ya creado, pero siempre con la meta puesta en la innovación y en la gestación de diseños nuevos.

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