Modificaciones de reivindicaciones ante la EPO. Preguntas y respuestas

La modificación del contenido de una solicitud de patente es, en muchas ocasiones, fundamental para su concesión. Este procedimiento de modificación puede variar de una oficina de patentes a otra y, en concreto, la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés “European Patent Office”) tiene algunas características particulares y fundamentales que es necesario conocer. En este artículo pretendemos relacionar aquellas cuestiones que surgen a la hora de enfrentarse a una modificación de reivindicaciones ante la EPO.

¿Por qué modificar las reivindicaciones?

Los principales motivos para modificar las reivindicaciones suelen ser:

– Para cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva. En la búsqueda realizada por la EPO, se pueden encontrar documentos que el solicitante no conocía y que describan o hagan obvias (en otras palabras, hagan no nuevas o no inventivas) alguna de las reivindicaciones. En este caso, puede ser necesario modificar o añadir alguna característica para hacer que las reivindicaciones no estén anticipadas por dichos documentos y así hacer que las reivindicaciones cumplan con los requisitos de novedad y actividad inventiva frente a dichos documentos.

– Para explicar/definir mejor las reivindicaciones y así resolver los problemas de claridad que pueda haber objetado la EPO durante la tramitación.

¿Cuándo se pueden modificar las reivindicaciones durante la tramitación?

En el caso de una solicitud directa de patente europea (que no proviene de PCT) no se pueden realizar modificaciones de las reivindicaciones antes de recibir el informe de búsqueda de la EPO (con la opinión escrita que lo acompaña). Como respuesta al Informe de búsqueda y a la opinión escrita, el solicitante puede modificar las reivindicaciones antes del vencimiento correspondiente (6 meses después de la publicación del informe de búsqueda).

Tras esta primera posibilidad de modificación, solo se pueden realizar modificaciones si los examinadores de la EPO encargados del examen lo permiten (si no lo permiten, los examinadores deben justificarlo). En la práctica, se suelen permitir modificaciones si van orientadas a resolver las objeciones realizadas por los examinadores durante el examen.

Para solicitudes europeas que provienen de una solicitud PCT (llamadas Euro-PCT), se pueden realizar modificaciones en la entrada en fase europea, como respuesta a las objeciones puestas durante la tramitación PCT o como respuesta al informe suplementario de búsqueda de la EPO (si lo hay) y, más tarde, solo si lo permiten los examinadores (con las mismas condiciones expuestas en el párrafo anterior).

¿Qué requisito fundamental deben cumplir las modificaciones para que sean aceptadas?

El requisito fundamental viene dado por el Artículo 123 de la Convención de Patente Europea (CPE) que dice, en su apartado 2:

“La solicitud de patente europea [en tramitación] o la patente europea [concedida] no se puede modificar de tal manera que contenga materia que se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como se presentó”.

El contenido de la solicitud incluye la descripción, reivindicaciones y figuras originalmente presentadas, pero no incluye ni el resumen de la solicitud ni la solicitud prioritaria (si la hubiera).

En otras palabras, solo se pueden realizar modificaciones basándose en la descripción, reivindicaciones o figuras presentadas originalmente, pero no se puede añadir nada nuevo (por muy importante y fundamental que sea para la invención). De ahí que sea muy importante redactar el texto de la patente desde un principio lo mejor y más completo posible porque, si después falta algún punto importante o algún punto no está bien definido, no se puede añadir o definir mejor (si eso supone una adición de materia).

El motivo principal de la exigencia de este requisito es que se considera que no sería justo para otras partes, que se introdujera mediante una modificación posterior a la fecha de solicitud, contenido a la patente que no estuviera ya incluido en lo presentado originalmente, ya que ese nuevo contenido modificado tendría como fecha efectiva la misma que el resto de la patente, es decir, la fecha de solicitud de la patente.

El hecho de añadir materia que se extienda más allá del contenido original, puede ser provocado no solo porque la modificación suponga la adición de una nueva característica, sino también por la sustitución de una característica por otra o incluso por la eliminación de una característica (ya que esta eliminación puede hacer que el contenido que se presenta tras la modificación sea más amplio que el original, al tener menos características, es decir, menos limitaciones).

Para cumplir este requisito, de que la modificación no provoque una extensión más allá del contenido original (conocida más comúnmente como “adición de materia”), no es imprescindible que la materia en la que se basa la modificación esté explícita (puede estar implícitamente descrita) ni que esté de manera literal en el contenido original; pero sí que la modificación sea derivable directamente y sin ambigüedad del contenido original de la solicitud patente para una persona experta en la materia (teniendo en cuenta las características que estén implícitamente descritas en el contenido original para un experto en ese ámbito).

Para que la modificación se considere permisible, no es suficiente que la modificación sea obvia o evidente (a partir de lo descrito en el contenido originalmente presentado), sino que se exige que la modificación sea derivable sin ambigüedad del contenido original, lo cual es una condición mucho más limitante.

Si la modificación supone la combinación de características que se encuentran en el contenido original formando parte de distintas realizaciones independientes de la invención propuesta, tampoco sería permisible al menos que dicha combinación sea presentada (o derivable directamente y sin ambigüedad) en el contenido original.

En general, se puede decir que para juzgar esta condición de que una modificación no suponga una extensión más allá del contenido original, la EPO aplica unos criterios muy estrictos y requiere que se pruebe la no adición de materia (o en otras palabras, el soporte en el contenido original) de manera clara y sin que quede ninguna duda.

¿Se pueden realizar modificaciones, una vez concedida la patente?

Una vez que la patente sea concedida se puede modificar, bien mediante un procedimiento de limitación presentado por el propietario de la patente o bien durante una oposición presentada, por una parte distinta del propietario, contra la concesión de la patente.

En el caso de modificaciones tras la concesión, además de lo indicado en la sección anterior (Artículo 123 apartado 2), se debe cumplir el requisito que viene dado por el Artículo 123 apartado 3 (123(3)) del CPE, que dice:

“La patente europea [concedida] no se puede modificar de tal manera que se extienda la protección que ella otorga”.

En otras palabras, que no se pueden realizar modificaciones que supongan una extensión de la protección inicialmente concedida. Simplificando, este apartado 3 viene a decir principalmente que no se pueden modificar las reivindicaciones más allá del contenido de las reivindicaciones concedidas. Es decir, si en el Articulo 123 apartado 2 (123(2)) el límite para las modificaciones era el contenido originalmente solicitado, aquí el límite viene dado por las reivindicaciones concedidas.

El motivo principal de la exigencia de este requisito es que se considera que no sería justo para otras partes que tras la concesión (incluso muchos meses después, ya que una oposición puede tardar años en finalizar), el ámbito de protección otorgado por la patente se amplíe (por ejemplo, abarcando productos que no estuvieran protegidos por la patente concedida inicialmente). Ya que esto supondría una incertidumbre legal significativa para otras partes (otras empresas) que no sabrían con seguridad hasta dónde llegaría la protección otorgada por dicha patente concedida inicialmente, ya que después se podría ampliar (es decir, no sabrían con seguridad cuándo infringirían la patente y cuándo no).

Solo se pueden realizar modificaciones basándose en la descripción, reivindicaciones o figuras presentadas originalmente, pero no se puede añadir nada nuevo (por muy importante y fundamental que sea para la invención).

En este ámbito, se puede producir el llamado conflicto entre los requisitos de los Artículos 123(2) y 123(3). Este conflicto consiste en lo siguiente: Puede ocurrir que, durante el examen, se permita la adición de una característica que durante la oposición se considere que no es permisible por el Artículo 123(2), es decir, se considere que se ha producido una adición de materia respecto al contenido original de la solicitud de patente; esto implica que dicha característica añadida se tendría que eliminar y si no se elimina, la patente sería revocada en la oposición por no cumplir con el Artículo 123(2). Sin embargo, si se elimina esta característica se produce una extensión de la protección conferida, contraria al Artículo 123(3) por lo que, si se elimina dicha característica, la patente sería revocada en la oposición por no cumplir con el Artículo 123(3). Consecuentemente, por haber permitido la adición de dicha característica durante el examen, la patente se va a revocar en oposición haga lo que se haga.

Esta es otra de las razones por la que los examinadores de la EPO, durante la tramitación, son muy estrictos en la aplicación del Artículo 123(2) a la hora de permitir modificaciones.

En resumen, la regulación de las modificaciones ante la EPO contienen aspectos muy delicados y relevantes, cuestión compleja y fundamental que hay que tener muy en cuenta para conseguir la concesión de una patente europea.