5 mayo 2023
A menudo, los clientes nos escriben preocupados porque han encontrado un sitio web en el que se está utilizando una marca idéntica o muy similar a la suya o, directamente, porque la dirección tras la que se aloja el contenido incluye su marca seguida de la extensión correspondiente.
Ese signo o marca, seguido de una extensión, es lo que conocemos como “nombre de dominio”. El objetivo principal de estos nombres es “traducir” las complejas e interminables direcciones IP de cada sitio web, a un término sencillo y fácil de recordar.
Nuestros protagonistas, por lo tanto, se encuentran relacionados con la protección que otorga una marca registrada, así como con el Derecho Digital, estando sujetos al mismo cuando con ellos se lleva a cabo una infracción en Internet o en el mercado online.
Lo cierto es que, en demasiadas ocasiones, creemos que, por el simple hecho de registrar una marca, no debemos preocuparnos, ya que nadie podrá utilizarla. La realidad es que, un nombre de dominio puede ayudarnos a reforzar la protección de nuestros derechos de marca online, por lo que conviene solicitar al menos uno cuando registremos nuestra marca. Asimismo, en aquellos casos en los que nuestra intención sea registrar un dominio, y este ya se encuentre registrado por un tercero, o en aquellos casos en los que consideremos que un dominio utiliza ilícitamente nuestra marca, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podremos oponernos a ese registro y a ese uso, e incluso lograr la transferencia de ese dominio en nuestro favor, en el supuesto de que nos interese obtenerlo.
A continuación, veremos la importancia que puede llegar a tener los nombres de dominio y por qué conviene tenerlos muy en cuenta a la hora de trazar nuestra estrategia de protección y defensa de marca.
Tipo de nombres de dominio
De forma previa, conviene señalar que existen distintos tipos de nombres de dominio, como pueden ser:
- Dominios genéricos de primer nivel, comúnmente denominados “gTLDs” y que suelen ser los más utilizados. Por ejemplo: “.com”, “.org”, “.net” o “.site”.
- Dominios de nivel superior patrocinado, también denominados “sTLDs” y reservados para grupos empresariales u organizaciones públicas. Por ejemplo: “.gov” o “.edu”.
- Dominios de nivel superior con código de país, comúnmente denominados “ccTLDs” o dominios territoriales, formados por las dos letras equivalentes al código del país que designan. Por ejemplo, el dominio territorial de España es el “.es”.
Así, cuando un usuario decide comenzar su actividad profesional en Internet, elegirá el nombre de dominio que mejor represente o defina su oferta de productos o servicios. La elección y el registro de un nombre de dominio es algo previo al inicio de la actividad online por cuenta propia, ya que es algo que necesitamos tener para crear nuestra propia página web. Sin embargo, como usuarios de Internet, debemos ser conscientes de que el registro de un nombre de dominio puede vulnerar derechos legítimos.
Los derechos que rodean al nombre del dominio
Como mencionábamos anteriormente, el dominio debe ser una pieza importante a la hora de elaborar o diseñar nuestra estrategia de protección de marca. De hecho, es algo muy recomendable que ambos registros vayan de la mano.
Al fin y al cabo, poseer unos derechos registrados en forma de nombre de dominio, es una buena forma de extender o ampliar la protección de nuestra marca online, pero también para tratar de lograr un interés legítimo sobre un signo concreto. De hecho, la Jurisprudencia ha llegado a reconocer derechos al titular de un dominio, sobre el signo o marca que compone dicho dominio, sólo por el hecho de tenerlo registrado en una fecha determinada o durante un periodo determinado de tiempo, sin necesidad de tener marca alguna registrada con dicho término.
La situación anterior ha llegado a darse, a pesar de la prohibición recogida en el artículo 34 de la Ley Española 17/2001, acerca de que los derechos protegidos por una marca registrada sean utilizados “en redes de comunicación telemáticas o como nombre de dominio”.
A este respecto, conviene aclarar que un derecho de marca confiere a su titular derechos sobre la misma únicamente en el país o países en los que haya sido registrada. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que se esté utilizando nuestra marca a través de un dominio territorial de un país en el que la marca no esté registrada, nuestras opciones de éxito a la hora de hacer valer nuestros derechos de marca se verán reducidos considerablemente.
Lo mismo ocurrirá, si dicho dominio es genérico, pero su titular se encuentra ubicado en un territorio en el que no contemos con marca registrada. En su defensa, dicho titular podrá alegar nuestra falta de derechos previos en dicho territorio.
Lamentablemente, desde la entrada en vigor de la normativa europea en materia de protección de datos, las identidades de los titulares de los nombres de dominio han sido ocultadas y, por ende, el contacto directo con estos es ahora más complicado, lo que dificulta nuestra tarea de comprobar si podemos ejercitar acciones basándonos en nuestro derecho de marca anterior.
Es por ello que, nuestra recomendación siempre va en el sentido de no registrar únicamente un dominio con nuestra marca, sino diferentes extensiones, especialmente, las más utilizadas en el mercado, como pueden ser el “.com”, el “.net” o el “.org” y, por supuesto, los territoriales de aquellos países en los que vayamos a comercializar nuestros productos o servicios y en los que contemos con marca registrada.
Del mismo modo, es importante transmitir tranquilidad, en el sentido de que no es necesario registrar todos y cada uno de los dominios existentes con un mismo término. Y es que, el hecho de que alguien haya registrado un dominio que nos interese, no significa que nos hayamos quedado sin la posibilidad de registrarlo a nuestro nombre. Al respecto, la Doctrina ha reconocido en numerosas ocasiones que el simple registro de un dominio no otorga a su solicitante derechos sobre este término, pues los titulares de una marca no pueden estar pendientes de solicitar todos los dominios posibles con su marca, dado que son infinitos.
Los nombres de dominio que pueden ser registrados son infinitos, ya que se siguen creando más cada día. Sin embargo, a diferencia de las marcas, no existe un nombre de dominio idéntico a otro.
Por ello, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ofrece soluciones extrajudiciales a este tipo de situaciones, pudiendo los titulares de una marca anterior reclamar un dominio que sea de su interés, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, por supuesto.
Sin embargo, el primer requisito fundamental que impone la OMPI para conceder un nombre de dominio al titular de una marca es que esta sea anterior al registro del nombre de dominio, de manera que proceda analizar si concurren los demás requisitos: la ausencia de derechos e intereses legítimos por parte del titular del dominio sobre el término que lo compone, y la existencia de mala fe en el registro o en el uso de dicho nombre de dominio.
A menudo, el éxito en este tipo de procedimientos no viene dado sólo por la prioridad del registro de marca, sino que existen otros factores que ayudan a reflejar el interés del reclamante por el dominio, como puede ser el llevar a cabo acciones contra un dominio de forma inmediata a su registro.
Conscientes de lo laboriosa que puede ser una tarea de revisión y detección de nombres de dominio con una misma marca, en H&A recomendamos y ofrecemos no sólo la posibilidad de registrar un nombre de dominio, sino también servicios de monitorización y vigilancia de una marca concreta, de manera que, si se solicita un nuevo dominio que incluya la marca de un cliente o similar, sea detectado de inmediato, se informe al cliente y se pueda actuar con rapidez, en caso de que este último así lo desee.
Por lo tanto, la protección de marca online en relación con los nombres de dominio no pasa sólo por su registro, sino también por vigilar y evitar que terceros puedan contar con registros que incluyan la marca.
Consejos para elegir nombre de dominio
Del mismo modo que, si no contamos con una marca registrada, y deseamos solicitar un nombre de dominio, es conveniente estudiar qué registros existen con ese término que queremos, de cara a no llevar a cabo ninguna infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores.
Es decir, a la hora de seleccionar un nombre de dominio, debemos tener en cuenta lo siguiente:
1) Si el dominio que deseamos se encuentra libre para su registro, debemos comprobar que no infringe los derechos de marca anteriores de un tercero.
2) Si el dominio ya ha sido registrado por un tercero, y contiene nuestra marca anterior, que podemos obtener ese dominio basándonos en nuestros derechos anteriores sobre el término que lo compone.
En conclusión…
Un nombre de dominio no deja de ser, en definitiva, la puerta que redirecciona a nuestra tienda online o portal de venta, en el que promocionamos y comercializamos nuestros productos o servicios, o simplemente publicamos el contenido que queremos hacer llegar a nuestro público.
Sin embargo, a pesar de su relevancia, en demasiadas ocasiones creemos que, por el simple hecho de registrar una marca, no debemos preocuparnos, ya que nadie podrá utilizarla. La realidad es que, un nombre de dominio puede ayudarnos a reforzar la protección de nuestros derechos de marca online, por lo que conviene solicitar al menos uno cuando registremos nuestra marca.
Asimismo, en aquellos casos en los que nuestra intención sea registrar un dominio, y este ya se encuentre registrado por un tercero, o en aquellos casos en los que consideremos que un dominio utiliza ilícitamente nuestra marca, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podremos oponernos a ese registro y a ese uso, e incluso lograr la transferencia de ese dominio en nuestro favor, en el supuesto de que nos interese obtenerlo.
Por todo ello, de todo lo que acabamos de exponer, creemos conveniente señalar nuevamente la importancia de ampliar la protección de nuestra marca a través del registro de nombres de dominio.
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