Novedades legislativas: caducidad parcial por falta de uso en Argentina

18 mayo 2023

En Argentina existe un nuevo procedimiento para requerir la caducidad total o parcial de un registro de marca, y a diferencia de la legislación anterior, en la que era iniciado en sede judicial, ahora, debe ser iniciado ante la propia autoridad administrativa, es decir, ante el propio Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Novedades en la actualidad legislativa

A partir del 12 de junio de 2023, aquellos que posean un interés legítimo, podrán hacer uso de la figura jurídica de la “caducidad parcial” por falta de uso de registro marcario, ello, con relación a productos o servicios que no hayan sido usados dentro de los cinco años previos al inicio de la acción de caducidad.

La ley 27.444 del año 2018, ha introducido diferentes modificaciones en la ley de marcas 22.362, entre ellas, la referida a caducidades de registros de marcas.

Así las cosas, el nuevo artículo 26 de la ley 22.362 establece:

“El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, conforme la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de (30) treinta días hábiles desde la notificación, solo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Federal, el que deberá ser presentado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

No caduca la marca registrada y utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aún incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.”

Lo que suponen los cambios en la ley

La nueva redacción del artículo 26, supone un cambio radical en la práctica administrativa en Argentina. El mismo permite establecer nuevas estrategias registrales, básicamente, contra dos situaciones administrativas permitidas hasta la reciente modificación legislativa. A saber, por un lado:

• El registro de las marcas de defensa, en donde los interesados registraban su marcas en un alto número de clases de productos y servicios no relacionados directa o indirectamente con los de la o las clases principales utilizados por la empresa.
• El registro de marcas para proteger todos los productos o servicios de la clase, lo que, en muchas ocasiones, provocaba la imposibilidad de que terceros pudieran efectuar registros de marca similares para productos o servicios que diferían del uso real de la marca registrada.

Por otra parte, existe un alto número de marcas registradas que realmente no se encuentran en uso, lo que se comprueba al comparar el alto volumen de registros marcarios existentes y las solicitudes que se presentan mensualmente, con la cantidad de marcas registradas y la actividad real en la economía diaria de nuestro país. El resultado muestra de forma muy obvia que no hay una relación directa entre ambos aspectos.

De esta manera, el nuevo régimen legal, tendrá ventajas y/o desventajas, según la perspectiva desde la que se lo observe. Por un lado, permitirá a muchas empresas registrar sus marcas principales, en lugar de marcas alternativas, máxime cuando en el pasado se vieron impedidos de realizar el registro de sus marcas por alguna de las situaciones ut-supra detalladas. Por otro lado, comportará la posibilidad de que muchos titulares de registros marcarios vean sus derechos en riesgo de ser atacados mediante un reclamo de caducidad parcial.

La clave será cómo se interpretará la ‘afinidad’ o ‘semejanza’ de las que habla la nueva norma, ya que, si la marca es usada para un producto/servicio afín o semejante, no será posible su caducidad parcial.

Detalles sobre el novedoso “Proceso administrativo” del pedido de caducidad

El procedimiento para requerir la caducidad total o parcial de un registro de marca, y a diferencia de la legislación anterior en donde el proceso era iniciado en sede judicial, ahora, deberá ser iniciado ante la propia autoridad administrativa, es decir, ante el propio Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Las etapas del proceso administrativo de una caducidad parcial o total a pedido de parte interesada, comprende:

• Traslado del pedido de caducidad parcial al titular del registro por un plazo de 15 días hábiles para que el titular del registro ejerza su derecho de defensa y aporte la prueba que estime pertinente.
• Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Oficina de marcas deberá resolver el pedido de caducidad parcial.
• La decisión final de la Oficina de marca podrá ser recurrida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en los Civil y Comercial Federal, dentro del plazo de 30 días hábiles de notificada la resolución de la Oficina de Marcas.

Finalmente, creemos que los pedidos de caducidad parcial de oficio, por parte de la propia Oficina de Marcas, seguramente deberán esperar un tiempo adicional, al menos, hasta en tanto se vean los primeros resultados de los pedidos de terceros interesados en caducidades parciales o totales.

Conclusiones del nuevo procedimiento de caducidad parcial en Argentina

Estos cambios implican colocar nuestra legislación marcaria en una situación de igualdad frente a las legislaciones de los países del primer mundo, otorgando al administrado las herramientas legales y administrativas para la obtención de sus registros marcarios cuando resultan impedimentos en el proceso y abriendo un nuevo abanico de procesos administrativo para establecer estrategias concretas para la obtención de un registro de marca.

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