Nueva Ley de Propiedad Industrial de México: Novedades en la protección de marcas

17 noviembre 2020

Aspectos relevantes de las novedades introducidas por la nueva Ley de Propiedad Industrial de México en relación con las marcas.

17 noviembre 2020

Como resultado del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA), se ha publicado en México la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, que abroga la actual Ley de Propiedad Industrial. La nueva ley “LFPPI” ha entrado en vigor el 5 de noviembre de 2020.

En este artículo se destacarán los aspectos más relevantes a los que se enfrentarán los solicitantes durante la tramitación de las marcas, y el creciente papel del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en los litigios de marcas.

Plazo de validez

El cómputo de la validez de 10 años para las marcas comerciales comenzará en su fecha de registro y la fecha de presentación no se tendrá en cuenta para este fin. La fecha de prioridad sigue siendo la fecha de presentación.

Presentación de la intención de uso

Siguiendo las reglas antiguas, las solicitudes de marca pueden reivindicar un uso anterior. Sin embargo, se ha reforzado que la veracidad de esa reivindicación de primer uso es esencial, ya que las posibles acciones de nulidad basadas en datos falsos se benefician de un cambio de la carga de la prueba. Si el titular de la marca no puede probar el primer uso, la marca se declarará nula y sin efecto (art. 258 III). También es necesario ahora proporcionar una dirección del establecimiento relacionado con el primer uso de la marca.

Plazos de procesamiento y acciones oficiales

El proceso de examen se ha acelerado y las nuevas reglas reflejan la reciente realidad del examen. La nueva ley establece que el IMPI llevará a cabo el examen formal y sustantivo conjuntamente (art. 225). En consecuencia, el IMPI emitirá un solo comunicado oficial que contendrá los requisitos formales y las objeciones, así como las oposiciones presentadas por terceros. El plazo para presentar una respuesta es de 2 meses, con una única prórroga posible de 2 meses adicionales.

Acciones de cancelación parcial

La nueva ley establece la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca si un producto o servicio específico protegido por el registro impugnado no está en uso. Esta medida (junto con la declaración de uso después de 3 años de registro) facilitará el registro de nuevas marcas, “bloqueadas” hasta ahora por marcas más antiguas con amplios encabezamientos de clase para sus productos y servicios. Aunque desde la última enmienda de la Ley de propiedad industrial, de 10 de agosto de 2018, el IMPI ha insistido en la especificidad de la lista de productos y servicios, la realidad es que todavía hay muchos registros que abarcan encabezamientos que siguen siendo citados como impedimentos para las nuevas solicitudes. Por lo tanto, los primeros serán más fáciles de abordar con las nuevas disposiciones. Lamentablemente, este cambio sólo será aplicable a las marcas registradas después de la entrada en vigor de la nueva ley.

Oposiciones

– Las oposiciones (y las respuestas a las mismas) seguirán siendo evaluadas por el examinador durante el examen sustantivo. Varios expertos interpretan la nueva ley en el sentido de que la respuesta a la oposición es un requisito necesario para iniciar el examen de fondo. Entendemos que no será así; sin embargo, la práctica y los criterios futuros del IMPI deberán ser evaluados cuidadosamente. En cualquier caso, recomendamos que se supervisen las solicitudes, especialmente las que se originan en el sistema de Madrid, a fin de responder lo antes posible a las oposiciones razonables y convencer al examinador lo antes posible.
– Existe una limitación al ejercicio de acciones de nulidad contra los registros de marcas, siempre que se haya presentado previamente una oposición, a saber, que los argumentos y las pruebas serán nuevos (art. 259). Será importante vigilar el criterio de los Tribunales superiores mexicanos, así como evaluar cuidadosamente cuándo utilizar las oposiciones, los recursos y/o las acciones de nulidad.

Cartas de consentimiento

Al tener más aceptación pero aún a discreción de los examinadores desde la última enmienda de la ley de propiedad intelectual en 2018, observamos que este instrumento jurídico crece en importancia y utilidad, siendo codificado en el artículo 173.

Marcas conocidas y famosas

La nueva ley especifica que una marca en México puede ser declarada famosa si se demuestra que es conocida por la mayoría del público consumidor en México, o si tiene suficiente difusión o reconocimiento en el comercio mundial. Queda por determinar si esta nueva redacción de la ley considera realmente suficiente a este respecto el reconocimiento de la marca en países extranjeros. En todo caso, las disposiciones reducen el umbral para que se revelen las pruebas necesarias, lo que hace que la obtención de esta condición sea menos arriesgada en términos de confidencialidad.

Declaración de uso

– El requisito de la declaración de uso, que se aplicó mediante la enmienda de la ley de propiedad intelectual en 2018, sigue vigente (después del tercer año de registro y con la renovación). La buena noticia para los solicitantes, especialmente los que utilizan el sistema de Madrid, es que el IMPI (art. 237) informará ahora al solicitante de un plazo de 2 meses para presentar la declaración de uso, si faltaba en la renovación. Dado que la declaración de uso debe presentarse a través de un agente local y que el IMPI sigue sin informar regularmente sobre las oposiciones o las acciones de anulación/nulidad contra una marca presentada a través del sistema de Madrid, sigue siendo muy aconsejable designar agentes locales.

– Se retira la condición expresa de registrar los acuerdos de licencia para el uso de marcas comerciales.

– Será posible una acción de nulidad parcial.

– Se mantienen las objeciones de mala fe y las causas de nulidad. Sin embargo, el concepto se presenta con mayor precisión. Así, “la mala fe se entenderá, entre otros casos, como la solicitud de registro de una marca con el fin de obtener un beneficio o una ventaja indebida en perjuicio del titular legítimo”.

Infracciones y litigios

– El IMPI recibe la facultad de atender las reclamaciones por daños y perjuicios; se expone a una dualidad de opciones para reclamar los daños y perjuicios, a través de un tribunal civil o a través del mismo IMPI.

– Las facultades de conciliación del IMPI reciben más precisión y estructura.

– El IMPI obtiene las facultades pertinentes para establecer y cobrar multas.

– Las notificaciones se facilitan mediante edictos cuando se desconoce el domicilio.

Aunque la nueva ley consta de disposiciones detalladas, el alcance exacto de los cambios mencionados vendrá determinado por la nueva práctica del IMPI y las nuevas normas de aplicación.

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BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Garantizamos la protección y seguridad de las marcas y patentes afectadas por el Brexit.

Manuel Tiedemann

Manuel Tiedemann

Abogado. Oficina de Madrid.

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