Nulidad de marca por registro de mala fe: criterios de la OEPM para su apreciación

16 mayo 2025

Desde el 14 de enero de 2023, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es competente para conocerlas solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas, facultad que hasta entonces correspondía exclusivamente a los tribunales. En una de las primeras resoluciones dictadas en esta materia, la OEPM ha estimado la solicitud de nulidad presentada por H&A Abogados en representación de la mercantil BDT Investments Inc. frente al registro M4081343 “ARTURO’S” por considerarlo realizado de mala fe.

El caso tiene especial relevancia por constituir un referente en la definición de los criterios que empleará la OEPM para valorar la mala fe en el registro de marcas. Esta resolución proporciona una guía práctica para operadores jurídicos y titulares marcarios.

Contexto del conflicto

La marca impugnada “ARTURO’S” (M4081343) fue solicitada en 2020 para servicios de restauración y hospedaje. Su titular no se había opuesto previamente a registros similares, pero poco después intentó registrar la marca “POLLO ARTURO’S”, lo que suscitó una oposición por parte de BDT Investments Inc., titular de varias marcas anteriores, tanto nacionales como internacionales, bajo un signo muy similar.

BDT Investments acreditó ser titular de registros anteriores en España, así como en otros países como Estados Unidos, Venezuela, México, Francia, Canadá o Israel entre los que se incluían las marcas: ARTURO’S (denominativa), y , utilizadas esencialmente para identificar su famosa cadena de restaurantes de servicio rápido especializados en el pollo. Aportó, además, pruebas de comunicaciones en las que el titular de la marca impugnada ofrecía la venta de esta por importes de hasta 28.000 euros, pese a no haber acreditado explotación alguna del signo en el mercado.

Criterios para valorar la mala fe

En línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de los tribunales españoles, la OEPM recuerda que la mala fe implica una intención deshonesta del solicitante, valorada, entre otros, conforme a:

• La cronología de los hechos y la conducta del solicitante.
• El conocimiento de signos anteriores similares.
• La identidad o similitud entre los signos y los servicios.
• La inexistencia de una lógica comercial razonable.
• El intento de venta del registro a su titular legítimo.
• La posibilidad de que marcas extranjeras del solicitante puedan servir de base como derechos anteriores.

Todo ello conforme al artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, que establece que podrá declararse la nulidad de una marca “cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe”.

El análisis de la mala fe exige valorar la conducta subjetiva del solicitante en atención a una serie de hechos objetivos.

La Oficina destaca que la presunción de buena fe se rompe cuando hay indicios objetivos suficientes, en cuyo caso corresponde al titular impugnado justificar su conducta, lo que en este caso no se produjo de forma satisfactoria.

Conclusión

Este caso marca un hito al tratarse de una de las primeras estimaciones de nulidad por mala fe emitidas por la OEPM. La resolución deja claro que el registro de una marca no puede emplearse como mecanismo desleal para obstaculizar a terceros ni como instrumento especulativo carente de intención real de uso.

En H&A contamos con un equipo especializado en litigios y nulidades marcarias. Si necesitas asesoramiento profesional sobre protección de marcas y defensa de sus derechos, no dudes en contactar con nosotros.

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