Objeciones por ‘Resultados a Obtener’ en solicitudes de patente mexicanas: criterios y estrategias de respuesta

28 marzo 2025

En el examen de fondo de solicitudes de patente en México, las autoridades suelen objetar reivindicaciones que hacen referencia a “resultados a obtener“. Estas objeciones surgen porque dichos resultados no se consideran características técnicas esenciales de la invención, sino propiedades o efectos técnicos derivados de su aplicación. Por ello, es fundamental conocer el criterio de las autoridades y las estrategias más efectivas para prevenir y responder a este tipo de objeciones.

¿Por qué se objetan los “resultados a obtener“?

Según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), las reivindicaciones deben describir la invención con base en sus características técnicas esenciales, de forma clara y concisa. Esto implica que no pueden estar definidas únicamente por los resultados, los rendimientos o los efectos alcanzados tras su suministro, realización o aplicación, sino por los componentes estructurales que la conforman. Ejemplos de “resultados a obtener” que suelen ser objetados incluyen:

• Perfiles de disolución.
• Parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos.
• Estudios de estabilidad.
• Estudios de resistencia, fuerza, flexibilidad, elasticidad, potencia, etc.
• Propiedades fisicoquímicas (pH, viscosidad, tensión superficial).

Las autoridades mexicanas generalmente consideran que estos parámetros/efectos/propiedades son características funcionales que no pueden conferir novedad o actividad inventiva per se a una invención, sino sus características técnicas esenciales.

En este sentido, si una reivindicación reclama materia que describe características funcionales, dicha materia es defendible de objeciones en torno a describir resultados a obtener, siempre y cuando estos estén aunados con el reclamo de las características técnicas esenciales de la invención, lo que implica que los componentes que conforman las características estructurales de la misma aquellos que proveen dichas ventajas de la invención reclamada.

¿Qué hacer ante este tipo de objeciones en México?

Hay varias formas de abordar este tipo de problemas de claridad en torno al reclamo de “resultados a obtener” como:

• Argumentar en contra, bajo el supuesto que la reivindicación objetada describe la(s) característica(s) técnica(s) esencial(es) a partir de la(s) cual(es) dicho(s) “resultado(s) a obtener” se deriva(n), ya sea de manera explícita o implícita, siendo este último escenario relativo a reivindicaciones dependientes.
• Algunos examinadores mexicanos tienden a aceptar que los “resultados a obtener” descritos en la parte caracterizadora de una reivindicación se omitan en la misma para que se describan mejor como parte de su preámbulo, pues, al fin y al cabo, las propiedades y/o parámetros que se puedan describir son conocidos en el estado de la técnica (pH, parámetros farmacocinéticos, etc.), pero lo novedoso e inventivo recae en la particular estructura, combinación, forma y/o interacciones de los componentes del producto que se reclama.
• Remover dichos resultados a obtener de la reivindicación objetada sería una opción muy viable, porque automáticamente se subsanaría la objeción emitida al respecto y un experto en la materia sabría que dichos “resultados a obtener” se derivan de los componentes que conforman al producto reclamado, cuyo soporte se encuentra a lo largo de los ejemplos mostrados en el capítulo descriptivo de la solitud de patente en estudio, que al final, es lo que denota los efectos/ventajas técnicas de la invención reclamada sin necesidad de que estén descritos explícitamente dentro del capítulo reivindicatorio de dicho caso.

Si una reivindicación reclama materia que describe características funcionales, dicha materia es defendible de objeciones en torno a describir resultados a obtener, siempre y cuando estos estén aunados con el reclamo de las características técnicas esenciales de la invención.

Aspectos por considerar al reclamar “resultados a obtener”

Es importante señalar que, si el solicitante desea mantener el reclamo de “resultados a obtener” dentro de una o más reivindicaciones, debe tener en cuenta que también éstos deben cumplir con ciertos criterios de claridad a fin de que no sean objetados por ser indefinidos o ambiguos al describir ciertas propiedades o parámetros:

1. Alcance: el solicitante debe cuidar que el reclamo de “resultados a obtener” sí represente una generalización razonable de la materia para la que se busque protección en su totalidad, evitando así posibles objeciones de insuficiencia descriptiva derivadas de la falta de soporte experimental para más de una modalidad reclamada.
2. Medición: al describir “resultados a obtener” en una reivindicación, es fundamental garantizar que los mismos estén definidos con precisión y preferentemente acompañados de un método completo y sin ambigüedades para su medición. En este sentido, el uso de normas de referencia actualizadas, como las normas ISO, NOM o ASTM, resulta especialmente beneficioso para brindar la certeza de que son valores confiables, repetibles y reproducibles.
3. Unidades: las unidades empleadas para describir los “resultados a obtener” deben ser preferentemente conocidas por cualquier experto en la materia, y descritas de preferencia dentro del Sistema Internacional de Unidades (SI), lo cual permitirá una adecuada interpretación de los mismos, y podrá asentar las bases comparativas y ventajosas de la presente invención respecto al estado de la técnica.

Consideraciones finales

• Se pueden tomar diversas estrategias para justificar el reclamo de “resultados por obtener” en una o más reivindicaciones, dependiendo de si se describe o no previamente las características técnicas esenciales de la invención a proteger, demostrar su correlación con los ejemplos descritos a lo largo del capítulo descriptivo de la solicitud, y denotar así el porqué su reclamo no resta claridad a la materia para la que se busca protección.
• El hecho de omitir dichos “resultados a obtener” dentro del capítulo reivindicatorio no da pie a la pérdida de protección ya que, mientras las características técnicas esenciales se describan en las reivindicaciones independientes, un experto en la materia deduciría que dichas propiedades, efectos o resultados obtenidos se derivan de la interacción de los componentes esenciales de la invención reclamada, y el sustento para determinar ello se encontraría dentro de los ejemplos de la solicitud en estudio.
• El criterio en torno a este tipo de posibles objeciones puede evolucionar con el paso del tiempo, pudiendo ser más asequible la aceptación del reclamo de “resultados a obtener” por parte de las autoridades mexicanas, con quienes también se puede dialogar en una entrevista donde se exponga el punto de vista del solicitante y llegar a una posible estrategia que satisfaga el criterio del examinador y las expectativas del solicitante.
• Es recomendable tener en cuenta lo expuesto con anterioridad a fin de cumplir siempre con los criterios de claridad y soporte estipulados en la LFPPI, así como el solicitante reflexione, incluso desde la redacción de su solicitud de patente, si considera necesario o no reclamar este tipo de materia y las consecuencias que ello puede conllevar durante el examen de fondo de su solicitud de patente.

En H&A, podemos brindarle asesoría técnica especializada para el desarrollo de la mejor estrategia para prevenir o subsanar este y otros problemas de claridad con gran profesionalidad y con base en la amplia experiencia con que se cuenta. ¡No dude en contactarnos!

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