Patente con efecto unitario: conceptos, detalles y algunos trucos que hay que tener en cuenta para su solicitud

10 mayo 2022

El sistema de patente unitaria entrará en vigor en los próximos meses, pero todavía hay muchas cuestiones abiertas sobre su funcionamiento y procedimiento de solicitud que intentaremos contestar en este artículo.

¿Qué es la patente con efecto unitario?

La patente europea de efecto unitario (también llamada simplemente patente unitaria) nació como un mecanismo para unificar y simplificar la protección por patente en los países de la Unión Europea (UE). Es unitaria en varios sentidos, ya que mediante una única patente, tramitada en una única oficina de patentes, en un único idioma y pagando una única anualidad, se tendrá protección en todos los países participantes.

Es una de las piezas fundamentales del sistema de protección por patente unitaria (UPP), siendo la otra pieza de este sistema el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) que es una corte con competencia exclusiva en materia de patentes (infracción, nulidad, indemnizaciones…) para patentes europeas y patentes europeas con efecto unitario. Sus sentencias tendrán efecto en todos los países participantes o, en otras palabras, su jurisdicción en materia de patentes abarca todos los países participantes.

¿Qué países incluye?

Lo primero que hay que decir es que, al contrario que la Oficina Europea de Patentes (EPO) que no depende ni legal ni institucionalmente de la UE, este sistema sí está ligado a la UE. Por lo tanto, no abarca todos los países europeos sino solo países de la Unión Europea. Por ello, no forman parte del mismo países como Suiza, Noruega o Turquía (que están fuera de la UE, pero sí dentro del convenio EPO) y, tampoco Reino Unido, que impulsó el proyecto en un principio, pero dejó de formar parte del mismo al salir de la UE.

Y además, este sistema nunca ha abarcado realmente todos los países de la UE ya que, por distintas causas, España, Polonia y Croacia han querido quedarse fuera del sistema por ahora. El resto de países de la UE (24) sí han mostrado su intención de formar parte, pero muchos de ellos no han dado todos los pasos legales necesarios para ello. De hecho, actualmente, solo 16 países han ratificado y depositado los instrumentos legales necesarios para pertenecer a este sistema (Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Suecia, Malta, Luxemburgo, Portugal, Finlandia, Países Bajos, Italia, Estonia, Lituania, Letonia y Eslovenia) y Alemania está a punto de hacerlo; sin embargo, hay algunos países de esos 24 como Hungría o República Checa que, por motivos legislativos o gubernamentales, parece que no van a formar parte ni a corto ni a medio plazo.

Por esto, la patente unitaria no es ni mucho menos una patente que cubra toda Europa. El hecho de que países con una población tan alta como España y Polonia hayan quedado fuera de la misma desde el principio ya es una desventaja, que se ha agravado con la salida del Reino Unido de la UE y, por lo tanto, de la patente unitaria. En otras palabras, el hecho de que países importantes de Europa no participen en esta patente unitaria y haya que recurrir a patentes nacionales (directamente o mediante validación de una patente europea normal) para estos países, le ha quitado potencia y aliciente a esta patente; sin embargo, todavía puede ser una herramienta interesante para solicitantes de patentes en Europa, dependiendo sobre todo de en qué estados están interesados en proteger.

¿Cuándo entrará en vigor?

En este momento, la entrada en vigor depende de Alemania ya que es el único país de los esenciales (Francia, Italia y Alemania) que queda por depositar el instrumento de ratificación del acuerdo UPC. En concreto, el sistema entrará en vigor el día 1 del cuarto mes después de que Alemania deposite el instrumento de ratificación (es decir, si Alemania lo deposita el 20 de octubre de 2022, el sistema entraría en vigor automáticamente el 1 de febrero de 2023).

Alemania lo tiene ya listo y lo podría depositar en cualquier momento. Sin embargo, la complejidad de la puesta en marcha de un sistema de estas características es muy alta, ya que incluye no solo crear numerosas herramientas informáticas y formar a mucho personal administrativo, sino también la constitución de diversos tribunales totalmente nuevos con el entramado legal y logístico que ello conlleva. Por esta razón se supone que, para evitar problemas operativos, Alemania no depositará el instrumento de ratificación hasta que todos los preparativos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema estén completamente terminados y esto parece que no ocurrirá hasta el segundo semestre de este año. Así que la entrada en vigor del sistema se prevé para finales de 2022 o principios de 2023 (aunque no se pueden descartar nuevos retrasos, por el contexto geopolítico actual o si surgen imprevistos que retrasen la correcta puesta en marcha).

¿Quién puede solicitar el efecto unitario?

Al igual que ocurre con la solicitud de patente europea, el efecto unitario de la patente lo puede solicitar cualquier solicitante (o su representante correspondiente) sin que el solicitante (ni su representante) tenga que ser nacional o residente en un país que forme parte del sistema de patente unitaria. Es decir, por ejemplo, aunque España no esté integrada en la patente unitaria, cualquier solicitante español (o de cualquier otro país del mundo) puede pedir el efecto unitario. De la misma manera, agentes europeos españoles también pueden representar a cualquier solicitante para pedir el efecto unitario, exactamente de la misma manera que un agente europeo de un país que forme parte de la patente unitaria.

¿Cómo se solicita la patente con efecto unitario?

La patente con efecto unitario empieza su tramitación como una patente europea clásica (las que existen en la actualidad), siguiendo por lo tanto las reglas del convenio de patente europea (EPC). Esto es, se solicitará, tramitará y examinará ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) sin cambiar nada del procedimiento actual. De hecho, la patente con efecto unitario, hasta la concesión, es una solicitud de patente europea normal sin ninguna diferencia.

Cuando se concede la solicitud de patente europea (en concreto, cuando se publica dicha concesión) se abre un plazo de un mes para que el propietario de la patente (o su representante) solicite el efecto unitario ante la EPO de la patente concedida (preferentemente usando el formulario creado por la EPO a tal efecto). Para solicitar el efecto unitario no habrá que pagar ninguna tasa ante la EPO.

En dicha solicitud de efecto unitario hay que incluir una traducción de la patente concedida al inglés, si la patente está en alemán o en francés, o a cualquier idioma de la UE, si la patente está en inglés (como la patente se ha concedido siguiendo las reglas de la EPO, obligatoriamente la patente concedida estará en uno de los idiomas oficiales de la EPO: inglés, francés o alemán).

Si en dicho plazo de un mes, se ha solicitado el efecto unitario pero hay alguna deficiencia en dicha solicitud (por ejemplo, no se ha adjuntado la traducción), la EPO emitirá una comunicación dando al solicitante un periodo adicional para corregir dicha deficiencia. Esto da un plazo extra para realizar y presentar la traducción que puede ser muy conveniente, ya que realmente el plazo inicial de un mes es, en determinadas circunstancias, demasiado ajustado.
Sobre esta traducción hay que resaltar algunos puntos:

1. Solo será obligatoria durante un periodo transitorio de 6 años (extensible a 12 años) desde la entrada en vigor del sistema; después de este periodo transitorio no habrá que aportar ninguna traducción.
2. No es necesario que la traducción sea a un idioma de un país participante de la patente unitaria sino simplemente que sea a un idioma de la UE. Es decir, un español puede pedir una patente con efecto unitario aportando una traducción al español, aunque España no sea un país participante en la patente unitaria.

Para minimizar el gasto extra que supone esta traducción, es aconsejable no elegir el idioma de traducción al azar, sino tener en cuenta algunos factores a la hora de elegir el idioma de traducción:

• Si se va a validar en algún país de la UE (que esté fuera del sistema de patente unitaria) se puede traducir al idioma de ese país y así esa traducción se puede usar para dos tareas: cumplir los requisitos del efecto unitario y para validar la patente europea en ese país. Así, por ejemplo, si la patente europea se va a validar en España, se traduce al español y esa misma traducción sirve para requerir el efecto unitario y para validar en España, con el consiguiente ahorro.
• Si la solicitud de patente europea proviene de una solicitud de patente prioritaria en alguno de los países de la UE, dicha patente prioritaria se puede usar como traducción (solamente añadiendo aquellos cambios que haya sufrido el texto durante su tramitación como patente europea). Así, por ejemplo, si la solicitud de patente europea tiene como prioridad una patente española, se puede usar el texto de dicha patente como base para la traducción, lo que minimizaría los costes.
• Si cuando se va a pedir el efecto unitario, se prevé que pueda existir algún litigio por infracción de dicha patente en algún país concreto de la UE (por ejemplo, se ha detectado que un competidor puede estar infringiendo la patente en ese país), se puede traducir al idioma de ese país y esa traducción puede valer también para el (futuro) litigio.

Por último, es importante recalcar que el efecto unitario se podrá pedir solo para aquellas patentes para las que se haya publicado la concesión a partir de la entrada en vigor del sistema de patente unitaria.

¿Qué medidas transitorias es interesante tener en cuenta para acogerse a ellas cuando se acerque la entrada en vigor del sistema de patente unitaria?

La Oficina Europea de Patentes va a implantar medidas transitorias puntuales (excepciones al procedimiento habitual) para facilitar la solicitud del efecto unitario para aquellas patentes europeas que se concedan en fechas próximas a la entrada en vigor del sistema de patente unitaria. Dichas medidas son la petición adelantada del efecto unitario y la petición de retraso de la concesión.

Ambas medidas se podrán solicitar a partir de la fecha en que Alemania deposite el instrumento de ratificación del acuerdo UPC (lo que desencadenará la entrada en vigor del sistema de patente unitaria en 3-4 meses) y se podrán acoger a estas medidas solo aquellas patentes para las que la EPO haya emitido una comunicación de Intención de Concesión (por la que se le da un plazo de 4 meses al solicitante para que apruebe el texto con el que se va a conceder la patente, traduzca las reivindicaciones y pague las tasas correspondientes, para que posteriormente la patente se conceda y se publique la concesión)

• Petición adelantada del efecto unitario:

Está medida permite pedir el efecto unitario antes de que entre en vigor el sistema de patente unitaria y antes de que se publique la concesión de la patente; la EPO guardará esta petición y registrará el efecto unitario automáticamente cuando entre en vigor el sistema (si la petición cumple todos los requisitos apropiados) y por supuesto, después se haya publicado la concesión de la patente (ya que es un requisito imprescindible para el registro del efecto unitario). La EPO informará al propietario de la patente de la fecha en que se ha registrado el efecto unitario.

Esta petición adelantada solo se podrá hacer hasta que el sistema de patente unitaria entre en vigor. Después de la entrada en vigor, el efecto unitario solo se podrá pedir tras la publicación de la concesión, como se ha indicado anteriormente.

• Petición de retraso de la concesión:

Esta medida permite al solicitante retrasar la concesión de la patente. Tras recibir esta petición (si cumple los requisitos necesarios), la EPO retrasará la concesión para que se publique tras la entrada en vigor del sistema de patente unitaria y, por lo tanto, se pueda pedir el efecto unitario para esta patente (ya que si la concesión se publica antes de la fecha de entrada en vigor del sistema, la patente queda fuera del posible efecto unitario).Esta petición de retraso de la concesión se debe hacer antes (o a la vez) de la aprobación del texto de la concesión de la patente por parte del solicitante de la patente (dicha aprobación se realiza como respuesta a la comunicación de Intención de Concesión).

Dicha petición de retraso de concesión, solo se podrá hacer hasta el día de entrada en vigor del sistema (tras la entrada en vigor, la publicación de la concesión seguirá el procedimiento y calendario habitual). Además, dicha petición se puede combinar con una petición adelantada de efecto unitario; en ese caso, la publicación de la concesión se retrasará hasta la entrada en vigor del sistema y, una vez se publique, la EPO registrará el efecto unitario automáticamente.

El sistema de patente unitaria entrará en vigor en los próximos meses, pero todavía hay muchas cuestiones abiertas sobre su funcionamiento y procedimiento de solicitud que intentaremos contestar en este artículo.

¿Qué anualidades hay que pagar en una patente con efecto unitario?

Para una patente con efecto unitario se paga tan solo una única anualidad cada año (es decir, no hay necesidad de pagar una anualidad en cada país donde la patente unitaria sea válida). Dicha anualidad se pagará en la EPO durante toda la vida de la patente (al contrario que para una patente europea clásica, donde solo se pagan anualidades ante la EPO hasta el momento de concesión de la patente).

La EPO se quedará con un porcentaje de dicha anualidad y el resto será repartido entre los estados participantes en la patente unitaria (esto es transparente para el solicitante que solo tendrá que pagar la anualidad ante la EPO).

Dichas anualidades se fijaron en 2015 con el criterio conocido como TOP 4, que consiste en que las anualidades sean la suma de las anualidades correspondientes a aquellos Estados donde más se validaban patentes europeas en el 2015 (que eran Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido). El valor concreto de dichas anualidades se puede encontrar en el siguiente enlace (hay que indicar que antes de la entrada en vigor podría haber un leve cambio en el valor de dichas anualidades para actualizarlas al 2022).

Por supuesto, al corresponder las anualidades a la suma de anualidades en cuatro países concretos, las anualidades que se pagan en la patente unitaria son mucho menores que si se pagaran en todos los países donde la patente unitaria es válida. Sin embargo, el hecho de que la patente unitaria sea rentable (desde el punto de vista de las anualidades) depende del número de países donde el propietario de la patente esté interesado. Así, generalmente hablando, (ya que depende de los países concretos donde el propietario de la patente esté interesado en proteger), se puede decir que si está interesado en menos de 5 países (de los incluidos en la patente unitaria), pagaría más coste por las anualidades en la patente unitaria que validando la patente europea clásica en las oficinas nacionales de dichos países; y si está interesado en más de 5 países, se pagaría menos en anualidades con la patente unitaria que en las oficinas nacionales de dichos países. Así que esto sería un factor para tener en cuenta a la hora de elegir si optar por la patente unitaria o por la validación de la patente europea clásica país por país (aunque hay otros factores distintos de las anualidades para valorar).

¿Qué efectos tendrá una patente con efecto unitario?

La patente europea con efecto unitario surtirá en todos los países del sistema unitario los mismos efectos que una patente nacional en ese país (especialmente protección frente a infracciones). Con la única diferencia de que los litigios que afecten a dicha patente no se dirimirán en los tribunales nacionales sino en el tribunal unificado de patentes (UPC).

Como se ha indicado anteriormente, habrá países que no formarán parte del sistema de patente unitaria cuando entre en vigor, pero sí lo harán más adelante (tras depositar y ratificar los instrumentos legales correspondientes). Y aquí surge un duda: si los países que forman parte del sistema de patente unitaria varían con el tiempo, ¿cómo sabremos en qué países tiene efecto una patente unitaria? ¿También variaría con el tiempo?

La respuesta es no. Los países en los que será válida la patente unitaria serán siempre los mismos y, en concreto, serán aquellos que formen parte del sistema de patente unitaria en la fecha en que se registre el efecto unitario de dicha patente y no aumentará aunque algún país nuevo se adscriba al sistema de patente unitaria posteriormente durante la vida de dicha patente.

Por ejemplo, si Irlanda pasa a formar parte del sistema unitario el 25 de marzo de 2022, una patente cuyo efecto unitario se haya registrado (tras concederse la patente y solicitarse el efecto unitario) el 24 de marzo de 2022, nunca tendrá efecto en Irlanda. Si se quiere que la patente europea esté protegida en Irlanda tendrá que validarse en dicho país, como una patente europea normal hasta ahora. Para evitar confusiones, la lista de países en que una patente unitaria tiene efecto se incluirá automáticamente cuando se registre el efecto unitario. Así el solicitante sabrá en qué países tiene efecto y en cuáles no (teniendo que validar si quiere protección en dichos países donde no tenga efecto).

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