El peligro de la vulgarización de la marca: cómo actuar para evitarlo

23 abril 2024

Qué es la vulgarización de la marca

Para poder profundizar en el tema que da título a este artículo y ver el modo en que el titular de la marca puede evitar su vulgarización, es necesario detenernos primero en comprender qué es la vulgarización de la marca.

De manera clara y coloquial, la vulgarización de la marca se produce cuando, en el comercio, el público utiliza una marca como la designación usual del producto que distingue.

Es decir, la marca ha “calado” tanto en el consumidor, que éste, con su uso continuado, ha terminado apoderándose de la misma y la ha popularizado hasta convertirla en el signo genérico que describe e identifica el producto que representa.

Es lo que se denomina “morir de éxito”: la marca es tan buena y se ha difundido tanto, que su signo ha terminado sustituyendo al nombre del producto que identifica.

La caducidad de la marca como consecuencia de su vulgarización

La peor consecuencia de dicha vulgarización, es que finalmente la marca sea CADUCADA y, por tanto, al cancelarse el registro, su titular pierda los derechos que hasta ese momento ostentaba sobre la misma. La marca pasa a ser de dominio público y puede ser utilizada libremente por cualquiera.

Este es el caso, entre otras, de las marcas “GANCHITOS” y “AFTERSUN”, caducadas por vulgarización en sendas sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de diciembre de 2004 y 6 de junio de 2018, respectivamente.

Conforme al art. 54 de la Ley de Marcas, en su apartado 1, letra b), dicha caducidad tendrá lugar, siempre a instancia de parte, cuando concurran dos elementos:

1. Un elemento objetivo que afecta al signo:
   La marca se ha convertido “en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.
2. Un elemento subjetivo que afecta al titular de la marca:
   La actitud del titular de la marca ha provocado dicha vulgarización por alguna de las siguientes vías, o incluso por ambas a la vez:

• Su actividad: el propio titular de la marca es quien la usa de forma incorrecta como término genérico de los productos o servicios que identifica la marca.
• Su inactividad: el titular de la marca ha tolerado, de manera pasiva, que terceros usen en el comercio la marca como nombre genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que identifica, sin hacer nada para evitarlo.

En definitiva, es la actividad y/o inactividad del propio titular de la marca, la que ha provocado que ésta se utilice de manera habitual por el público para designar genéricamente a un producto concreto.

Es decir, el titular de la marca ha provocado su vulgarización, y, al perder la finalidad distintiva que establece el artículo 4 de la Ley de Marcas, procede su caducidad, de manera que su titular, sufriendo las consecuencias de su propia actuación (tanto activa, como pasiva), pierde el derecho exclusivo para el uso de la marca en el tráfico económico.

La referida caducidad se instará a solicitud de un tercero presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, en la que, conforme al artículo 60 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, deberá presentar “los hechos, las pruebas y los argumentos en apoyo de los motivos en que se base la solicitud de nulidad o caducidad”. Es decir, con la solicitud de la caducidad, el solicitante deberá probar:

• No sólo que la marca se ha convertido en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
• Sino también que dicha circunstancia se ha producido como consecuencia de la actividad y/o inactividad del propio titular de la marca.

Acciones del titular de la marca para evitar su vulgarización y posible caducidad

Con todos estos antecedentes, y, centrándonos en el título del artículo, nos preguntamos: ¿qué tiene que hacer el titular de la marca para evitar la vulgarización de su marca y la posible e indeseada caducidad de la misma?

Obviamente, el titular de la marca tiene que esforzarse de manera activa en realizar acciones tanto internamente, como frente a terceros.

Respecto a las ACCIONES A REALIZAR EN EL ÁMBITO INTERNO de su compañía:

El titular de la marca tiene que poner máximo cuidado para no usar su marca de forma incorrecta, es decir, como un término genérico de los productos o servicios que identifica.

El titular de la marca no puede imponer al público el modo en que debe utilizar su marca, pero puede y debe poner los medios para evitar la vulgarización de la marca en el mercado.

Para ello, es imprescindible elaborar un buen y detallado manual interno de utilización de la marca, de obligado cumplimiento para que todo el personal implicado lleve a cabo un uso uniforme siguiendo las pautas fijadas por la empresa.

Este manual debe establecer una clara estrategia marcaria fijando protocolos de uso en los siguientes ámbitos:

Publicidad

Establecer normas sobre el uso que se hace de la marca en su propia publicidad, siguiendo lo que la INTA, Asociación Internacional de Marcas, ha denominado el “test ACID” consistente en:

• Adjetivo: la marca nunca debe ser utilizada como adjetivo.
• Coherente: uso de forma homogénea.
• Identificador: uso con el símbolo ®
• Distintivo: tras sustantivo, uso en cursiva, entre comillas o en mayúscula.

Producto

Establecer criterios sobre el uso correcto de la marca

• Tanto en los productos: envases o etiquetado.
• Como en las comunicaciones internas o externas: correos electrónicos, publicidad, manuales y facturas.

En todos estos casos se debe exigir la utilización de signos que informen sobre el registro, tales como:

Personas

Fijar normas sobre el uso correcto de la marca por parte de todas las personas implicadas en el proceso de venta.

En este sentido, las normas de uso deben ser de aplicación tanto para los comerciales, obligados por el cumplimiento del manual interno de utilización de la marca, como para los distribuidores, incluyendo en sus contratos cláusulas específicas sobre el uso de la marca, fijando las consecuencias de su incumplimiento.

En este ámbito, el titular de la marca no debe dejar fuera los diferentes puntos de venta, ya que muchas veces es en estos, en los que se hace un uso inadecuado de su marca.

Respecto a las ACCIONES A REALIZAR FRENTE AL USO QUE TERCEROS HACEN DE LA MARCA en el mercado:

El titular de la marca tiene obligación de evitar que el público utilice la marca como si fuera el nombre habitual del producto o servicio a identificar.

Para ello, debe adoptar las medidas necesarias y llevar a cabo una actividad que haga saber al mercado que se trata de una marca registrada.

Dicha actividad, se debe centrar en un sistema de control sobre el uso de la marca:

• En los medios de comunicación y en redes sociales
• Por parte de los competidores
• En diccionarios

Una vez detectado un uso incorrecto de la marca a través de esta actuación de control, el titular de la marca debe pasar a la acción a través de:

Ejercitar el derecho de rectificación en los medios de comunicación.

Este derecho viene recogido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación en los medios.

Esta ley establece que “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”.

Perseguir las posibles infracciones de la marca realizadas por terceros.

En este sentido, es importante ser activo en iniciar acciones extrajudiciales y judiciales contra terceros solicitando que se cense en el uso incorrecto de la marca.

Exigir que no se incluya la marca en diccionarios, o bien controlarla exigiendo la indicación de su condición de marca registrada.

A dicha exigencia no se puede negar el editor del diccionario en cuanto viene obligado por lo que establece el artículo 35 de la Ley de Marcas cuando dice que “si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada”.

Estas acciones han sido empleadas, por ejemplo, por los titulares de las marcas VESPA, JACUZZI o VELCRO, entre otras, en cuyas definiciones en el Diccionario de la Lengua Española podemos comprobar que se ha incluido el signo ®.

Realizar campañas de educación a los consumidores y actores de los canales comerciales, explicando que la marca es distinta al término genérico.

En este sentido, destacamos la reciente actuación de RENFE que, con la colaboración de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), ha iniciado acciones en el ámbito de la comunicación, para la defensa de la marca AVE, indebidamente utilizada para referirse a una avería de un tren de la compañía OUIGO.

Todas estas medidas, bien ejecutadas, servirán para evitar la vulgarización de la marca, y, en el caso de que un tercero quiera solicitar su caducidad alegando que la marca se ha convertido en la designación usual y habitual del producto que distingue, servirán a su titular para probar que ha realizado todos los esfuerzos económicos y materiales dirigidos a evitar dicha vulgarización, lo cual le va a permitir evitar que se declare la caducidad de la misma.

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