Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización

14 octubre 2018

Marketing y Asesoría Jurídica para paliar los riesgos de vulgarización de la marca.

14 octubre 2018

El sueño de cualquier responsable de marketing es convertir su marca en “top-of-mind” entre los consumidores, de forma que al pensar en el producto espontáneamente lo asocien con la marca de la empresa. Los responsables jurídicos perciben el mismo fenómeno como un problema, ya que la marca notoria o renombrada puede “morir de éxito”. Cuando una marca se encuentra muy implantada en el mercado, especialmente por ser la pionera o la líder, puede suceder que los consumidores la perciben no como un signo distintivo sino como el nombre del producto. Este fenómeno suele denominarse “vulgarización” de marca y hace que la marca pierda su capacidad distintiva.

La clave reside en el concepto, fin y función de cualquier marca. En términos generales, una marca es cualquier signo que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Si la marca pierde esa esencial capacidad distintiva, pasa a convertirse en el nombre del producto, no apropiable por nadie, y por tanto su registro puede ser caducado bajo ciertas condiciones.

El escenario para evitar la vulgarización de una marca se delimita en España por la Ley 17/2001 de Marcas a su art. 55.1.d): “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o un servicio para el que esté registrada”. En este mismo sentido se pronuncia la Directiva 89/104/CEE, art. 12.2.a)”

En contraposición al sistema objetivo de la legislación en USA que encumbra el criterio de los consumidores sea cual fuere la conducta del titular marcario, las legislaciones europeas adoptan un sistema subjetivo que asocia la vulgarización a la negligencia o pasividad del titular. Un ejemplo paradigmático es la archiconocida ASPIRINA®, que en USA ya hace tiempo se convirtió en la denominación genérica del producto -ASPIRINE- como acontece con aproximadamente el 5% de las marcas inscritas en tal país, mientras que las iniciativas comerciales e informativas de Bayer han logrado conservar la marca registrada con derecho de exclusividad sobre la misma en Europa.

La consecuencia jurídica es la caducidad del registro de la marca que, instada por quienes acrediten un “interés legítimo”, puede suponer su cancelación registral e incorporación al dominio público. Las sentencias pioneras de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Supremo han refrendado la caducidad de marcas vulgarizadas, tanto por inactividad de su titular (GANCHITOS) como por la publicidad desenfocada con que se ha lanzado un producto usando su marca también como denominación genérica del propio producto (BIO-DANONE).

Otros ejemplos de marcas notorias o renombradas que puedan sufrir el riesgo real o potencial de vulgarización son -entre muchas otras- MONOPOLY, MAIZENA, CELOFAN, TIRITAS, ALBAL, BIMBO, JACUZZI, JEEP, PHOTOSHOP, POSTIT y TIPPEX.

En el otro platillo de la balanza, a título ilustrativo, cabe reseñar LYCRA®, VELCRO® y TEFLÓN® como marcas de éxito que han rayado la vulgarización pero cuyos titulares han desplegado esfuerzos e inversiones que han permitido evitar que se conviertan en nombres genéricos de los productos.

Entre las medidas que la experiencia aconseja adoptar para hacer saber al mercado que una marca se halla registrada y no es la denominación del propio producto podemos destacar:

  • Divulgar la condición de marca registrada con leyendas del tipo ®, TM o marca registrada, aplicándose a comunicaciones internas o externas, envasado, publicidad y facturas.
  • Adoptar una estrategia marcaria y divulgarla entre empleados, agentes, distribuidores y clientes, basada en un manual de uso que muestre las pautas marcadas por el propietario de la marca, diferenciándola del producto genérico.
  • Indicar en los diccionarios que la marca está registrada, a cuyo efecto nuestra Ley de Marcas prevé que ”si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará porque la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada”.
  • Difundir la marca registrada en cuantas campañas informativas/promocionales entable la empresa en su propia web, redes sociales, blogs y medios de comunicación.
  • Promover reclamaciones extrajudiciales y judiciales frente a quienes usen la marca de forma incorrecta o desleal, incluyendo denuncias por infracción de la legislación de consumo.
  • Recoger y conservar prueba documentada de tales acciones,
  • En lo posible, practicar sondeos entre los consumidores sobre la percepción de la marca.

Por ello es fundamental la actuación conjunta de los responsables de Marketing y Asesoría Jurídica para paliar los riesgos de vulgarización de la marca.

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Juan Casulá

Juan Casulá

Responsable del área de Contratación y Defensa de la Competencia. Abogado. Departamento Patentes.

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