Protocolo de Madrid: economía y rapidez en el proceso de internacionalización de las marcas

27 junio 2022

El Protocolo de Madrid se ha convertido en un importante aliado en la internacionalización de las marcas proporcionando una amplia protección de forma sencilla, ágil y económica, cuyas ventajas serán abordadas en este artículo.

27 junio 2022

Vivimos en un mundo en el que el uso de Internet y los avances tecnológicos han permitido que los bienes y servicios circulen libremente, sin que existan ya barreras geográficas. La posibilidad de explotar el mercado en varios países hace cada vez más necesario el registro de marcas de manera global, una protección que no sólo ampara al consumidor, evitando posibles riesgos de confusión en cuanto al origen de los productos y servicios, sino también protegiendo al empresario y a toda la inversión realizada para mantener su protagonismo y exclusividad en el mercado explotado. Y es ahí, en este marco, donde el Protocolo de Madrid cobra todo su sentido.

El origen y la razón de ser de las marcas y la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es un fuerte aliado en la promoción del desarrollo científico, tecnológico y social de un país, brindando los mecanismos necesarios para la protección de bienes intangibles como, por ejemplo, patentes, secretos industriales, diseños industriales software y marcas, garantizando el derecho del titular en cuanto a su explotación exclusiva, además de proporcionar el desarrollo de un entorno empresarial con la debida seguridad jurídica y el control de los actos de competencia desleal.

Considerada uno de los activos más valiosos de una empresa, se puede decir que la marca es su identidad y muchas veces el factor principal en la toma de decisiones del consumidor (en el marco legal brasileño, Ley n° de distinto origen). Por tanto, se puede concluir que sus funciones principales son certificar el origen de los productos y servicios en el mercado de consumo, eliminando cualquier posibilidad de confusión así como proteger la inversión del empresario, principalmente contra la mala fe de sus competidores.

Las primeras marcas aparecieron en el período de las antiguas civilizaciones que habitaron la región mediterránea. Produjeron utensilios de barro e hicieron algún símbolo que pudiera indicar su origen y calidad. Con el surgimiento de los primeros establecimientos comerciales, esta práctica se adaptó a carteles y grabados que indicaban la disponibilidad de productos de ese comercio.

La Revolución Industrial permitió producir productos a mayor escala y, en consecuencia, amplió los canales de venta, iniciando una ruptura de los límites geográficos. Por tanto, la necesidad de una mayor protección, principalmente por posibles plagios y otros actos de competencia desleal, se convirtió en una de las principales preocupaciones en ese momento, apareciendo en Francia en 1803 una legislación especial que regulaba las marcas y tipificaba como delito la falsificación de documentos.

El primer gran hito para la protección de la propiedad industrial fue el Convenio de la Unión de París celebrado en 1883. A través del mismo se introdujeron algunos principios fundamentales, como la igualdad de trato entre extranjeros y nacionales y la prelación. Así, la convención ya permitía a los extranjeros proteger su propiedad intelectual en otros países y exigía que el extranjero fuera tratado de la misma manera que el nacional, además de preferencia sobre otros que hubieran presentado igual o similar solicitud, considerando la fecha de la internacionalización. En vista de la adhesión de Brasil a la convención, este derecho está previsto en el artículo 127 de la Ley 9.279/96.

Continuando con los acuerdos relevantes en el campo de la Propiedad Intelectual, no podemos dejar de mencionar el Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), celebrado cuando se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su función principal es reducir los obstáculos al comercio internacional, teniendo como uno de los mecanismos la protección de los derechos de propiedad intelectual de los extranjeros dentro de los territorios de los países miembros.

Sin embargo, en caso de explorar mercados internacionales, es sumamente importante solicitar el registro no solo en el país de origen, sino también en el país en el que se desea mantener relaciones comerciales. Para facilitar este trámite, en 1989 se creó el sistema internacional de registro de marcas, el Protocolo de Madrid, que permite que a través de una sola presentación se pueda obtener protección en varios países, pero esta realidad era diferente. Para tener la marca registrada en otro país, era necesario que el titular hiciera la solicitud ante el organismo responsable en ese país de interés.

El Protocolo de Madrid: esencia y sentido

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional cuya base legal es el Arreglo de Madrid, que data de 1891, además del Protocolo de 1989. Inicialmente, el Arreglo tenía algunas fallas estructurales, por lo que no tuvo una adhesión significativa, principalmente de los más países relevantes del comercio internacional. Así, tras nuevas negociaciones, se concluyó en 1989 el Protocolo al Arreglo de Madrid, en vigor desde 1996.

A través de este sistema, las solicitudes se inician mediante un procedimiento administrativo en la oficina del país de origen, que necesariamente debe incluir la especificación de los productos y servicios identificados por la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Posteriormente, son remitidos al Secretariado Internacional (SI), entidad gestionada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI y, finalmente, redirigidos a los países indicados por el solicitante de la marca, cuya gestión estará a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Propiedad (INPI), en el caso de Brasil.

Es importante señalar que el país designado será responsable de analizar una solicitud depositada directamente en su administración, de acuerdo con su legislación local y dentro del plazo estipulado por el Protocolo para el primer análisis de mérito, que es de 12 a 18 meses, manteniendo su autonomía para decidir si registra o no la marca en ese territorio.

Además, conforme con las reglas del acuerdo, si la orden base se cancela en todo o en parte, el solicitante puede pedir a sus países designados para la conversión en una solicitud nacional, manteniendo la fecha de presentación original y la lista original de productos y servicios, especificado originalmente. No obstante, deberá observar el plazo de hasta 3 meses desde la notificación de la cancelación del pedido base para atender esta solicitud.

En cuanto a las principales ventajas del Protocolo, podemos mencionar:

a) de un solo formulario, es decir, a través de una sola solicitud de registro, se puede obtener protección en más de 120 países;

b) la solicitud puede ser multiclase, es decir, el solicitante puede optar por especificaciones de productos y servicios de diferentes clases en una sola solicitud sin necesidad de realizar varias solicitudes para proteger la marca en diferentes segmentos de mercado;

c) reducción de gastos con pago de tasas debido a la simplificación del procedimiento;

d) una vez otorgada la solicitud de registro, sólo se adeudará un canon de concesión y su vigencia será de 10 años, y el titular, al término de este plazo, abonará el canon referente a la prórroga, que también será único y cubrirá a los demás;

e) pago realizado en una sola moneda, evitando tasas de conversión;

f) mayor previsibilidad en la duración del proceso;

g) no existe la obligación de contratar un apoderado en el país donde se solicita el registro; sin embargo, al respecto, se deben hacer algunas consideraciones.

Durante el proceso pueden surgir algunas complicaciones con la necesidad de manifestación del interesado, que van desde el cumplimiento de los requisitos formales para la regular tramitación del proceso por parte del solicitante, so pena de interposición de la solicitud, hasta la interposición de un recurso de apelación, en caso de rechazo.

Además, con posterioridad a la publicación de la designación en el país extranjero, se abre un plazo de 60 días para la oposición de tercero, es decir, la impugnación formulada por cualquier persona que tenga interés en que se rechace dicha solicitud, aportando argumentos válidos al proceso. Posteriormente, se abrirá un período para que el solicitante articule los argumentos para su defensa y, tras esta fase, se dictará una decisión sobre el fondo, que tendrá como resultado la aprobación o rechazo de la solicitud de que se trate.

En estas situaciones, es fundamental preparar las declaraciones oportunas para defender los intereses del solicitante ante el órgano competente, teniendo en cuenta el plazo definido por la ley, situaciones en las que será necesario un fiscal en el país donde se solicita la protección.

Es recomendable que, incluso antes de iniciar el procedimiento administrativo, se realice una búsqueda previa para localizar posibles precedentes, es decir, marcas idénticas o similares en la misma rama de actividad ya registradas que pueden ser obstáculos para la concesión de una nueva solicitud, además de análisis sobre la compatibilidad de la marca con los requisitos establecidos en la legislación del país designado, como los previstos en el artículo 124 de la ley brasileña.

La citada búsqueda previa también ayuda a predecir las complicaciones antes descritas, permitiendo al solicitante trazar una nueva estrategia ante el requerimiento administrativo. Si bien la ley prescinde de la representación legal, la asistencia jurídica especializada resulta ser un aliado del solicitante, aumentando así sus posibilidades de éxito.

Desde 2019, año en que Brasil se convirtió en signatario del Protocolo, se han realizado más de 23.000 solicitudes en el extranjero indicando a Brasil como país de destino, según datos del INPI.
Los beneficios obtenidos por el país al adherirse al Protocolo son numerosos. Facilita la exploración de nuevos mercados por parte de las pequeñas y medianas empresas nacionales y, para las extranjeras, la garantía de que, al invertir en Brasil, se seguirán las reglas del acuerdo internacional.

Además, el Protocolo de Madrid favorece la creación de un entorno empresarial cada vez más seguro, exclusivo y competitivo, características que son cada vez más imprescindibles en la actual era digital en la que vivimos en la que ya no existen límites a la expansión de los mercados.

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H&A CUMPLE 40 AÑOS

Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

Daniela Lin

Abogada.Departamento Marcas.Directora de la oficina de Brasil.

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