Quisiera obtener licencia de un producto. ¿Por dónde empiezo?

13 enero 2023

Descubramos qué debemos tener en cuenta si deseamos obtener la licencia de un producto. Y, para ello, empecemos definiendo qué es un acuerdo de licencia. Brevemente consiste en un contrato entre dos partes, el licenciante y el licenciatario, tal que el primero otorga al segundo el derecho a explotar (en el caso que nos ocupa, la propiedad intelectual propiedad del licenciante) bien sea marca, patente, copyright, know-how… Y donde normalmente, a cambio de la explotación de dichos derechos, el licenciatario efectúa una compensación económica al licenciante durante el tiempo y las condiciones que se pacten entre ambos.

Ahora bien, ¿tenemos la garantía de que la propiedad intelectual que nos van a licenciar es válida? ¿Vamos a pagar por algo que pudiera estar “viciado”? El presente artículo se ha redactado con la intención de poner de manifiesto algunos pasos previos recomendables que nos ayudarían a:

• contestar a las cuestiones anteriores,
• no garantizar, pero sí minimizar riesgos e
• intentar no caer en alguno de los adagios más populares, tales como: “No todo lo que brilla es oro“, “No es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea” o “No todo el monte es orégano”

La teoría a la hora de conseguir la licencia de un producto

Si tienes interés en obtener una licencia de un producto en particular y, a pesar de haber estado buscando información a través de Internet, redes sociales, etc., no has localizado datos particulares sobre el mismo (como quién puede ser su fabricante, si se está comercializando, características constructivas, etc. y tan solo dispones como referencia de un número de un expediente otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M)), en H&A podemos ayudarte.

Siendo conocedores del número que se nos facilita, bien sea de solicitud, publicación o registro/concesión, lógicamente deberemos comenzar con las Investigaciones Previas pertinentes.

Para ello, haciendo uso de las bases de datos hoy en día disponibles, bien accesibles al público o mediante pago y tratándose de pilares fundamentales asociados a la Propiedad Industrial y en este caso en particular con el área de invenciones donde se engloban las modalidades de Patentes (P) y Modelos de Utilidad (U), se nos permite:

– La verificación del status del expediente, normalmente denominado sitadex, donde se puede obtener información relativa a su titular/es (bien sea persona física o jurídica), inventor/es, título de la invención, números de tramitación, fechas de solicitud, de publicación o concesión/denegación, pagos de mantenimiento efectuados durante su vigencia, etc. En definitiva, una relación pormenorizada de su tramitación durante el procedimiento administrativo llevado a cabo ante la Oficina de Patentes correspondiente.

– Obtención de la copia del documento de publicación que se corresponde con el documento accesible al público que nos permite conocer el contenido íntegro de la propia invención, es decir, su memoria técnica y donde se describe el objeto de esta, antecedentes (estado de la técnica), descripción, al menos un ejemplo de realización, figuras ilustrativas y principalmente sus reivindicaciones.

Cabe destacar que dichas reivindicaciones constituyen la esencia de la invención, pues son las que establecen y definen el propio alcance de su protección jurídica. Por tanto, dada su especial importancia, se aconseja de forma preferible, dejar en manos o ayudarse para su interpretación y evaluación de personal cualificado, como son los propios técnicos especializados en patentes.

Así pues, una vez obtenida dicha información preliminar, se podría dar por finalizado nuestro cometido, pues ya tenemos datos del titular, dirección y situación del expediente, datos más que suficientes para que el interesado trate de localizar al titular del expediente por sus propios medios y establecer el pertinente contacto o, si lo desea, mediar en las posibles negociaciones.

Ahora bien, nuestra labor profesional quedaría en entredicho si paralizáramos aquí las gestiones y no fuéramos más allá, proponiendo y aconsejando profundizar en mayor medida sobre las investigaciones preliminares y entre estas:

• Por una parte, efectuando búsquedas retrospectivas, búsquedas del estado de la técnica o búsquedas del arte previo, llámenseles como uno quiera pero que, en definitiva, su objetivo es el de tratar de localizar antecedentes que guarden relación con el objeto de búsqueda, tanto en bases de datos de patentes como en otras fuentes de información (publicaciones científicas, técnicas, etc.) y que pudieran haberse hecho públicas en una fecha anterior a la solicitud del Modelo de Utilidad que nos ocupa.
• Una vez localizados los posibles antecedentes, debemos seleccionar aquellos cuyo contenido, a priori, consideramos que divulgan las características descritas en el Modelo de Utilidad y principalmente respecto a sus reivindicaciones principales, denominadas reivindicaciones independientes,
• A partir de dicha selección, evaluar si el Modelo de Utilidad pertinente cumple con el requisito de patentabilidad de “novedad” e incluso de “actividad inventiva”, es decir, valorar si efectivamente se encuentra anticipado por alguno de dichos documentos localizados, tal que pudieran afectar a su patentabilidad. En otras palabras, ¿es válido nuestro Modelo de Utilidad? ¿Es susceptible de nulidad por incumplir alguno de sus requisitos principales?

En la práctica, cuando se trata de obtener la licencia de un producto

En base a lo anterior, veamos un caso práctico resumido y aplicado a un expediente con el número U200001424 (Todos los datos mostrados en este artículo vinculados con expedientes son de dominio público y, por tanto, no sujetos a confidencialidad).

Partiendo de dicho dato, comprobamos que se corresponde con el número de solicitud de un Modelo de Utilidad (U) solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M) por lo que comprobamos su status y verificamos que fue solicitado el 29/05/2000 y publicado el 01/12/2000 (si bien actualmente ya no se encuentra en vigor, seguiremos el procedimiento en el supuesto de que lo estuviera).

Lo primero que nos llama la atención es que se trata de un Modelo de Utilidad que, como sabemos:

• Normalmente protege una invención de menor rango inventivo que una patente y
• Tanto en la anterior Ley de Patentes Ley 11/1986 (en vigor para solicitudes anteriores al 01 de abril de 2017 y por tanto afectando al expediente que nos ocupa), como en la actual Ley 24/2015, los Modelos de Utilidad, una vez publicada su solicitud, salvo que exista oposición por parte de terceros interesados en un plazo de dos meses, se conceden.
• Además, durante su procedimiento administrativo no existe la emisión de un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) obligatorio a diferencia de la tramitación de las patentes. Es decir, de un Informe elaborado por la oficina de patente correspondiente, que contiene los resultados de la búsqueda en el estado de la técnica y donde se citan aquellos documentos que el examinador considera relevantes para determinar la novedad o actividad inventiva de una invención de acuerdo con lo que se reivindica en la propia solicitud de la patente.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores y, principalmente que los Modelos de Utilidad se conceden si no hay oposición previa y que no se dispone de un IET que nos oriente sobre su posible validez, al menos en mi caso personal, me genera ciertas dudas.

Así pues, siguiendo los primeros pasos anteriormente citados y, una vez ya obtenidos los datos de su titular, estado/situación, etc., obtenemos su publicación y comprobamos que este se refiere a una Bocina de las utilizadas por los aficionados para animar a sus equipos o clubes deportivos en competiciones y similares.

Como concepto general imagínense una vuvuzela​ (en zulú) también conocida como lepatata (en setswana), pero en el caso que nos ocupa, de muy reducidas dimensiones, económica, sin apenas elementos mecánicos y que, insuflando una pequeña cantidad de aire, potencia un enorme efecto sonoro que en nada tiene que envidiar a las citadas.

De hecho, si se me permite un inciso y viendo algunos partidos del Mundial de Fútbol del 2022 celebrado en estas fechas, desde aquí les quiero mandar mi apoyo y mucho ánimo a aquellos espectadores que se han encontrado ubicados en proximidad a los usuarios de este tipo de bocinas, en espera de que no les haya afectado demasiado a los tímpanos y hayan podido disfrutar del espectáculo.

Volviendo a lo que nos atañe, y remitiéndonos en particular al apartado de las reivindicaciones de dicho Modelo de Utilidad, se observa que comprende una sola reivindicación (independiente), que protege:

1 – Bocina acústica, de entre los medios acústicos de vibración de membranas mediante presión de aire, caracterizada por:

Disponerse en doble tubo (1) exterior e interior (2), de diferente diámetro e idéntica longitud,
Disponiendo el tubo exterior (1) de al menos;

• Un taladro (3) de alimentación de aire (4) y
• Una junta de hermeticidad (5) intermedia entre ambos tubos (1) y (2), en las proximidades de uno de los extremos de éstos, de cierre de paso del aire (4) y,
• En el otro, una membrana (6) fijada por cualquier medio (7) convencional al tubo exterior (1).

A la vista de sus figuras ilustrativas podemos observar un ejemplo de su materialización o realización práctica:

Entrando en la segunda fase del proceso, se efectúan las correspondientes búsquedas del estado de la técnica utilizando para ello diferentes criterios de localización, como, por ejemplo:

• Truncamiento o combinación de palabras clave en su título, resumen, descripción y/o reivindicaciones,
• Clasificación Internacional de Patentes…

A tenor de los resultados obtenidos, se seleccionan aquellos que se consideran más próximos a la solicitud y que evidentemente se hubiesen publicado en una fecha anterior a la que nos ocupa, con la intención de determinar posteriormente si el Modelo de Utilidad estuviera anticipado por alguno de ellos, principalmente en cuanto a novedad.

Se ilustra una selección de algunos de los resultados obtenidos a título de ejemplo, junto con algún comentario técnico:

1) Modelo de Utilidad nº 138183 por “Boquilla sonora, perfeccionada”,
Fecha de solicitud: 25/04/1968
Fecha de Publicación: 01/10/1968
Situación en el momento de la investigación: Caducado.

Breve Comentario: Misma finalidad que el objeto de búsqueda, pero materializado de acuerdo con unas características diferentes, pues en este caso se dispone internamente de una barquilla (d) y una lengüeta vibratoria (e).

2) Modelo de Utilidad nº9802796 por “Dispositivo generador de sonido por vibración de un diafragma”.
Fecha de Solicitud: 30/10/1998
Fecha de Publicación: 01/07/1999
Situación en el momento de la investigación: Abandonado por falta de pago de mantenimiento.

Breve Comentario: Se observa que comprende dos tubos o cilindros (mostrados en las Figuras 1 y 2) donde a la vista de la Figura 4, la longitud del segundo de ellos es sustancialmente menor respecto de la del primero y el cierre entre ambos se efectúa por un estrechamiento (3) del tubo externo sobre el interno en lugar de incorporar una junta de hermeticidad o aro de cierre.

3) Solicitud de PCT nº WO93/09530 por “Bocina para hinchas deportivos”,
Fecha de prioridad húngara: 30/10/1991
Fecha publicación prioridad húngara: 28/06/1993
Entrada en Fases: Australia, Brasil, Canadá, Japón, Noruega y Estados Unidos, así como Patente Europea.
Fecha de publicación patente europea: 17/08/1994
Situación en el momento de la investigación: Validada en España bajo el nº ES2070812, concedida y en  vigor.

Breve comentario: Observamos que esta Bocina comprende do tubo (1) y (2), una membrana (4), un hueco de aire anular (3) y un agujero acústico (7) en la pared del tubo (1).

Testéate

Si llegaste hasta esta parte del artículo, te propongo un pequeño ejercicio práctico, date un tiempo y contesta a las tres cuestiones siguientes:

1- ¿Crees que alguno de los expedientes relacionados 1) a 3) podrían anticipar al Modelo de Utilidad objeto de la búsqueda?

Respuesta:

Si has contestado NO al apdo.

a), lo tuyo no es la técnica y puedes volver a la casilla de salida.

Por el contrario, si tu respuesta fue SI, avanza una casilla y sigue intentándolo.

2- ¿Cuál de ellos podría anticipar? ¿Por qué?

Respuesta:

En términos generales y con respecto al objeto de la búsqueda se puede indicar que:

• El dispositivo relativo al apdo. 1) es el que podemos descartar más fácilmente pues si bien guarda el mismo fin, los medios utilizados para lograr tal objetivo difieren siendo en este caso, una barquilla (d) y una lengüeta vibratoria (e).
• Respecto al dispositivo descrito en el apdo. 2), el principio de funcionamiento coincidiría con el objeto de búsqueda; dos tubos, orificio, diafragma y un estrechamiento equivalente a la junta.
  Sus Fechas de solicitud y publicación son anteriores al 29.05.2000
  En conjunto anticiparía al objeto de la búsqueda.
• Por lo que se refiere al dispositivo del apdo. 3), también tendría el mismo principio de funcionamiento con un tubo de presión, una membrana, un tubo acústico y un hueco de aire.
  Sus fechas de solicitud y publicación, incluso las relativas a la prioridad húngara, son anteriores al 29.05.2000
  En conjunto anticiparía al objeto de la búsqueda.

3- Entre los dos dispositivos seleccionados, ¿cuál de ellos consideras que sería el más relevante?

Respuesta:
En este caso, nos decantaríamos por el citado en el apdo. 3) por diversos motivos;

1- Porque estructuralmente comprende:

• Un tubo de presión (1),
• Una membrana (4)
• Un tubo acústico (2),
• Donde el tubo de presión (1) y el tubo acústico (2) están en conexión con la membrana (4) que se dispone estirada sobre la cara frontal del tubo de presión (1),
• el tubo acústico (2) está dispuesto dentro de y coaxial respecto al tubo de presión (1),
• Un hueco de aire anular (3) dispuesto entre la superficie exterior del tubo acústico y la superficie interior del tubo de presión, estando dicho hueco cerrado en el extremo opuesto a la membrana, y
• Un agujero acústico (7) en la pared del tubo de presión.

2- Porque su fecha de prioridad data del año 1991, es decir, con anterioridad al citado en el apdo. 2) y al propio objeto de la búsqueda.

3- Porque tiene efectividad en España a través de la validación de su patente europea y en vigor.

Conclusión

Para intentar llegar a un acuerdo de licencia sobre el producto descrito en el objeto de la búsqueda, se recomienda en definitiva que no se contacte con el titular del Modelo de Utilidad cuyo nº de solicitud se facilitaba al inicio de este artículo.

Por el contrario, se aconseja contactar con el titular del expediente relacionado en el apdo. 3), cuyos datos tales como nombre, inventor, dirección… constan en la información obtenida y cuyo derecho registral por los motivos expuestos, prevalece sobre el resto.

En definitiva, algunos de los proverbios o refranes citados al inicio del presente artículo se podrían aplicar a nuestro sector, sin olvidar también aquel que dice “que no te den gato por liebre“.

Por tanto, podemos asegurar que en la vida real las apariencias en muchas ocasiones son engañosas y la Propiedad Industrial no se escapa de esta aseveración, por lo que es aconsejable dejarte asesorar por expertos en la materia.

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