El via crucis de los registros de mala fé de marcas notorias en China: el caso de la marca “SHAD”

22 abril 2024

El proceso de registro de marcas notorias en China puede ser un desafío. NAD, S.L. enfrentó la mala fe de terceros al intentar registrar su marca "SHAD". Una historia que destaca la importancia de la protección de activos intangibles en un mercado crucial como el chino.

22 abril 2024

Numerosas empresas solicitan sus marcas en este país y detectan que un tercero ya las ha registrado. Suele ser habitual aceptar estas situaciones con resignación y plantearse alternativas.

No fue el caso de NAD, S.L., que siempre ha concebido sus intangibles como uno de los factores determinantes de la calidad de sus productos para su diferenciación en el mercado. Su apuesta firme por sus signos distintivos, desarrollos tecnológicos para nuevas soluciones de sus productos y diseños innovadores forman parte de los pilares de su éxito.

La historia de NAD, S.L. se inicia con su fundación en Mollet del Vallès (Barcelona) en 1973, en un pequeño taller.

Jaume Xicola Gascón empezó a fabricar asientos de moto para marcas locales como DERBI, MOTORHISPANIA, MOTO VESPA, MONTESA, SANGLAS, etc.

Durante la década de los 80, inicia la colaboración con las filiales españolas de marcas globales como HONDA, YAMAHA y SUZUKI.

En los 90’, arranca la colaboración con empresas de carácter internacional, del prestigio como PEUGEOT, MBK y BMW, siendo los primeros clientes fuera de las fronteras nacionales.

En 1992, NAD, S.L. se aventuró a crear la marca propia SHAD.

A finales de 1994, llega un nuevo reto para NAD, S.L: desarrollar y producir maletas OEM para una de las marcas más “premium” del sector. De la mano de BMW, empieza el proyecto y la producción de sus primeras maletas OEM para el icónico modelo R1200C.

A partir de ese momento se decidió que la visión de la compañía recaería en la expansión comercial a nivel internacional.

En las instalaciones NAD, S.L de Barcelona mantiene la producción del 70% de su facturación, dando relevancia al control de los procesos y el desarrollo tecnológico propio. Los países con filiales recogen el resto de la producción, el 25% en China y 5% en Indonesia.

NAD, S.L. es hoy en día un líder mundial en la fabricación de asientos, maletas y accesorios para motocicletas, tanto con su marca propia “SHAD” como con la de las marcas de los fabricantes de motocicleta más importantes a nivel mundial. Comprometidos con la ingeniería y el diseño, ofrecen soluciones reconocidas en más de 80 países. Todos sus productos se diseñan y desarrollan en su sede central de Barcelona.

La evolución hacia la comercialización en mercados internacionales y su correcta política de protección de los activos intangibles son también unas de las claves de su éxito. Pero no siempre ha sido un camino fácil.

El asunto se remonta a más de una década atrás, cuando se solicitó por primera vez la marca “SHAD” en China y se encontró con una situación habitual en este país: que un tercero había registrado de mala la fe previamente una marca idéntica, mismo logo, mismos productos. Diez años de acciones oficiales, re solicitar las marcas varias veces, pleitos cruzados, recopilación de pruebas, reuniones, para lograr finalmente conseguir que se reconociera la mala fe del contrario y que el titular legítimo obtuviese los registros.

Logo SHAD

La marca 58645994 SHAD Descripción generada automáticamente con confianza media  fue solicitada el 20 de agosto del 2021 y CONCEDIDA el 7 de marzo de 2023, identificando los productos de la clase 12:

Motorcycles; Luggage carriers for vehicles; Roofracks; Windscreens; Motorcycle saddles; Hoods for vehicles; Panniers adapted for motorcycles; Panniers adapted for bicycles; Motorcycle trunk bag; Motorcycle kickstands; Fitted motorcycle covers; Saddlebags adapted for bicycles; Bicycle trunk bag; Saddles for bicycles; Saddle covers for bicycles; Bicycle saddles; Safety belts for vehicles; Air bags [safety devices for automobiles]; Sun shields and visors for motor cars; Vehicle covers [shaped]; Saddle covers for motorcycles; Mud guards for vehicles.

Aunque parezca un timing razonable en un procedimiento de concesión de un signo distintivo, para llegar a este punto, hubo que realizar previamente numerosas acciones con el objetivo de lograr desenmascarar a los solicitantes ilícitos. Se presentaron diversas solicitudes en clases afines o incluyendo leyendas y/o caracteres en chino, recopilación de pruebas notarizadas, presentación de numerosas acciones jurídicas, investigaciones de mercado, asistencias a ferias y exhibiciones…

La estrategia consistió en un haz de acciones a largo término. Y éste es uno de los “secretos” para lograr remitir una injusticia habitual en este mercado. Visualizar el éxito teniendo en cuenta que se pueden perder batallas por el camino, pero sabiendo que la meta es ganar la guerra. Tirar la toalla ante el primer revés no es una percepción adecuada para esta no deseada situación.

Para ello, NAD S.L. ha debido de sortear un auténtico calvario y gran parte del éxito es debido a la paciencia, fe y confianza de Adrián Carles, Business Manager de NAD, S.L, en nuestro asesoramiento. Es digno de elogio la predisposición positiva de Adrián y de NAD, S.L, quienes no dudaron en “invertir” tiempo y recursos. Siempre mantuvieron la creencia en nuestros consejos, destinaron el capital financiero y humano, el tiempo y las energías necesarias para llevar a cabo todas las gestiones propuestas. Conviene destacar y no olvidar el término “invertir”. Adrián no consideró un gasto todas las acciones realizadas, sino más bien una inversión justificada. Ésta ha sido una cantidad considerable teniendo en cuenta el largo proceso, los costes de tramitación de todas las solicitudes, honorarios de abogados tanto nacionales como extranjeros, investigadores, viajes, etc. Sólo desde la perspectiva de que los intangibles de las empresas son uno de sus mayores activos, se entiende que los costes de protección son una inversión imprescindible y esencial para su futuro.

Desde H&A esperamos que, este ejemplo, sirva a terceros para no cesar en defender sus legítimos derechos en un mercado como el chino, importante no sólo para la fabricación de sus productos sino también, hoy en día, para su comercialización.

Sólo nos queda agradecer una vez más a Adrián Carles y NAD, S.L. su fe en los profesionales de H&A, sin ellos esta historia de éxito no hubiese sido posible.

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H&A CUMPLE 40 AÑOS

Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

Juan Carlos Artigas

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