Regulaciones para las Patentes Esenciales Estándar, Standard Essential Patents (SEP)

22 abril 2024

En la economía del conocimiento actual, la relevancia de activos intangibles como marcas, diseños, patentes y datos está en constante aumento. La propiedad intelectual (PI) desempeña un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico al permitir que las empresas generen valor a partir de sus activos intangibles. Las industrias con una alta dependencia de la propiedad intelectual representan aproximadamente la mitad del PIB total y más del 90% de todas las exportaciones de la Unión Europea.

En abril de 2023, la Comisión Europea presentó un paquete de regulaciones destinado a respaldar a las compañías, con un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PYME), con el fin de optimizar el uso de sus innovaciones, adoptar las últimas tecnologías y promover la competitividad y la independencia tecnológica de la Unión Europea.

La propuesta se basa en principios existentes de la UE en materia de propiedad intelectual, pero tiene como objetivo mejorar la efectividad del sistema de patentes al reducir aún más la fragmentación del Mercado Único, disminuir la burocracia y aumentar la eficiencia. Las propuestas anunciadas se suman al sistema de Patente Unitaria, el cual entró en funcionamiento el 1 de junio de 2023. El paquete de nuevas regulaciones incluye una revisión de las patentes esenciales estándar (SEP), las cuales serán abordadas en el presente artículo.

Las SEP son aquellas patentes que protegen la tecnología considerada esencial para la aplicación de un estándar técnico establecido por una organización de desarrollo de estándares (SDO). Estos estándares pueden estar relacionados, por ejemplo, con la conectividad (como 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) o con estándares de compresión y descompresión de audio/vídeo. Para fabricar un producto que cumpla con estos estándares, es necesario utilizar las patentes “esenciales” correspondientes. El monopolio conferido por estas patentes específicas se equilibra con el compromiso de los titulares de SEP de otorgar licencias sobre estas patentes en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND), lo que permite a los fabricantes acceder al mercado. El acrónimo FRAND se emplea en relación con estándares tecnológicos que se desarrollan mediante un proceso de estandarización abierto, consensuado y liderado por la industria.

La relevancia de las SEP (particularmente para los estándares de conectividad) se incrementará con la aparición del “Internet de las cosas” (IoT) y la Industria 5.0; cada vez más empresas necesitan licencias SEP.

Durante muchos años, el sistema actual ha sufrido de falta de transparencia, previsibilidad y prolongadas disputas y litigios, como se reconoció por primera vez en la Comunicación de la Comisión de 2017 sobre SEP. Las medidas anteriores para abordar estos problemas, como la autorregulación, no han resultado efectivas. En su Plan de Acción de Propiedad Intelectual de 2020, la Comisión resaltó la necesidad de “un marco mucho más claro y predecible que fomente las negociaciones de buena fe en lugar de recurrir a litigios“.

Las regulaciones propuestas para SEP tienen como objetivo establecer un sistema equilibrado, proporcionando un estándar global para la transparencia de las SEP, la reducción de conflictos y la facilitación de negociaciones eficientes, y persigue los siguientes dos objetivos principales:

• Garantizar que tanto los propietarios como los implementadores de SEP en la UE innoven en la región, fabriquen y comercialicen productos en la UE y sean competitivos en los mercados mundiales.
• Asegurar que los usuarios finales, incluidas las pymes y los consumidores se beneficien de productos basados en las últimas tecnologías estandarizadas a precios justos y razonables.

A continuación, se citan los puntos clave del reglamento:

Registro y una base de datos de SEP

Las regulaciones contemplan la creación de un registro electrónico central de la SEP y una base de datos electrónica central, que contendrá información sobre:

• La respectiva patente declarada esencial, su titular y el representante legal del titular en la UE.
• El estándar tecnológico pertinente y la declaración FRAND del titular de la SEP.
• Prácticas de concesión de licencias establecidas y la disponibilidad de licencias a través de consorcios de patentes, cuando corresponda.
• Si se han realizado controles de esencialidad y el resultado de dichos controles.
• Cualquier procedimiento judicial relativo a los SEP (sobre cuestiones de infracción, validez, esencialidad estándar, abuso de posición dominante y determinación de los términos y condiciones FRAND).

El registro y la base de datos serán gestionados por un centro de competencia de la EUIPO. Los titulares de SEP tendrán seis meses, después de la inscripción de un nuevo estándar en el registro, para inscribir allí sus SEP.

De acuerdo con el reglamento, los consorcios de patentes también enfrentarán nuevas responsabilidades. Específicamente, se les requerirá proporcionar información detallada en sus sitios web sobre las patentes que administran, incluyendo los términos del acuerdo de licencia estándar, los royalties aplicables, posibles descuentos, una tasa de royalties y una lista exhaustiva de los licenciatarios para cada aplicación.

Royalties

La determinación de tarifas justas para productos que cumplen con estándares esenciales de patentes (SEP) suele ser desconocida para las partes involucradas en las negociaciones de licencias. Por eso, el reglamento ahora incluye la determinación de una tarifa por el uso de estándares, lo cual es crucial para clarificar este proceso.

Los titulares de patentes esenciales (SEP) serán responsables de establecer una tarifa total apropiada por el uso completo del estándar. Esta tarifa debe ser comunicada al centro de competencia de la EUIPO para su registro y base de datos.

Evaluación de la esencialidad de las patentes

Tanto en las negociaciones extrajudiciales de licencias SEP como en los procedimientos judiciales por infracción, la revisión independiente y extrajudicial de la esencialidad de la patente es crucial. Surge la pregunta sobre si la patente protege realmente una enseñanza implementada en un producto que cumple con el estándar, es decir, si es verdaderamente “esencial para el estándar”. La experiencia demuestra que muchas patentes declaradas como esenciales para los estándares no lo son, debido a cambios en los procedimientos de solicitud de patentes o en las especificaciones técnicas durante el proceso de normalización.

El nuevo reglamento permite una verificación independiente de la esencialidad de una patente sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales. Evaluadores independientes designados por el centro de competencia llevarán a cabo controles aleatorios de las patentes registradas en el registro central. Además, los titulares de SEP pueden optar por someter voluntariamente sus patentes a una revisión de esencialidad por parte del centro de competencia. Aunque el resultado de esta revisión no será legalmente vinculante, se registrará en la base de datos central de SEP y podrá utilizarse en negociaciones de licencias SEP o en procesos judiciales como una indicación de la existencia o no de esencialidad real.

Uso de conciliadores independientes para determinar las condiciones FRAND

Se establecerá un procedimiento de conciliación, conocido como procedimiento de determinación FRAND, para abordar la cuestión central del litigio SEP sobre los términos y condiciones que deben considerarse justos, razonables y no discriminatorios (FRAND). Conciliadores independientes y experimentados presentarán propuestas de condiciones FRAND a las partes. Las partes podrán obtener una indicación imparcial, emitida por un tercero, de los costes por los derechos de licencia.

Conforme a la regulación, los tribunales de un Estado miembro de la UE o el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) no emitirán un fallo sobre una acción por infracción hasta que se haya completado el procedimiento de determinación FRAND. Sin embargo, en cualquier momento, seguirán siendo posibles medidas cautelares provisionales de carácter financiero.

Las partes tienen la libertad de decidir si reconocen como vinculante el resultado del procedimiento de conciliación. El informe que el conciliador debe elaborar, incluyendo una evaluación de los términos y condiciones FRAND, siempre se pondrá a disposición del público, en sus partes no confidenciales, y podrá ser considerado en los procedimientos judiciales.

Impacto en la comunidad de expertos

La propuesta de la Comisión Europea para reformar las SEP ha generado sorpresa en la comunidad de expertos. Una de las razones de esta reacción es que la Comisión no involucró a muchos de los organismos expertos en Europa que podrían haber contribuido a elaborar una propuesta que reflejara mejor las condiciones actuales para trabajar en torno a estándares y patentes.

El Instituto Europeo de Telecomunicaciones (ETSI), un organismo de normalización oficialmente reconocido por la Unión Europea para productos basados en TIC, ha expresado inquietudes sobre la propuesta de la Comisión. El Director General del ETSI señaló que la creación de un registro para las patentes esenciales para estándares (SEP) en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) duplicaría el registro ya existente del ETSI de SEP, lo que podría ocasionar confusiones y problemas para el organismo de normalización.

Durante la inauguración del nuevo Tribunal Unificado de Patentes en mayo de 2023, el presidente del Tribunal de Apelación de la UPC expresó su preocupación por el posible menoscabo del derecho fundamental de acceso a la justicia en la UE. La inauguración de este tribunal, para diecisiete países miembros de la UE que han introducido la patente unitaria, ha sido un paso importante para facilitar la gestión de disputas sobre patentes en Europa, y es probable que la UPC sea un lugar donde se resuelvan las disputas sobre SEP. Según la propuesta de la Comisión, los titulares de SEP no podrían presentar acciones por infracción ante los tribunales durante un proceso de conciliación abierto en la EUIPO entre el titular de SEP y su implementador, a menos que previamente no se haya llegado a un acuerdo sobre los términos FRAND. Esto podría resultar en un retraso en la acción por infracción.

Recientemente, la Oficina Europea de Patentes (OEP) expresó su opinión sobre la propuesta de la Comisión en una carta dirigida a dos eurodiputados. El presidente de la OEP indicó su preferencia por que la gestión de las nuevas políticas de SEP se lleve a cabo a través de la EUIPO en lugar de la OEP. A diferencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la EUIPO se centra principalmente en el registro de marcas y carece de competencia interna en asuntos relacionados con patentes. A pesar de su buen desempeño en su área de especialización, la EUIPO no tiene experiencia previa trabajando con organizaciones europeas de normalización en temas como la esencialidad.

En la misma carta de octubre, la OEP menciona que ha mantenido diversas comunicaciones con la Comisión Europea, pero que esta última no ha tenido en cuenta a la OEP al redactar el reglamento. También se señala en dicha carta, sobre la propuesta de la Comisión en relación con las SEP, que algunos de los cambios propuestos pueden no ser adecuados, y que las medidas propuestas pueden imponer cargas regulatorias desproporcionadas y obstaculizar y retrasar el acceso a la justicia, lo que podría resultar en inseguridad jurídica, no sólo para los titulares de patentes sino también para terceros que implementan los estándares en cuestión.

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El pasado 28 de febrero, el Parlamento Europeo dio su aprobación a la propuesta de la Comisión de la UE sobre el Reglamento de las SEP. El Reglamento se aplicará únicamente a las patentes esenciales para estándares tecnológicos.

En este sentido, el factor determinante será si el titular de la patente la ha declarado esencial para un estándar tecnológico. No importará si la patente es realmente esencial para el estándar o si el titular de la SEP ha hecho una declaración FRAND para la patente.

Con su votación, el Parlamento Europeo respalda la reforma de las licencias SEP iniciada por la Comisión Europea. A pesar de las severas críticas al Reglamento, especialmente por parte de los titulares del SEP, el Parlamento Europeo no sugiere cambios fundamentales, optando por mantener intacto el núcleo de la propuesta de la Comisión Europea. Actualmente, el Reglamento está siendo revisado por el Consejo de la Unión Europea. La duración total del proceso legislativo posterior es difícil de prever y depende de si el Consejo decide sobre la propuesta legislativa antes de las elecciones de la UE en junio de 2024. Si el Consejo no solicita modificaciones adicionales a la propuesta actual, se prevé que el Reglamento SEP se convertirá en ley en los próximos meses.

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