18 octubre 2018
La semana pasada asistimos al evento organizado por la WIPO/OMPI sobre las novedades del Procedimiento de arbitraje para la recuperación de nombres de dominio (Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution: Update on Precedent and Practice), en Ginebra.
El objetivo del taller era reunir a panelistas, case managers, titulares de marcas y representantes legales del sector para abordar los casos más destacados del último año, cogiendo de referencia la Overview 3.0, que es una síntesis de las resoluciones destacadas, donde se analizan las distintas casuísticas.
En anteriores ocasiones hemos repasado los distintos procedimientos existentes para la recuperación o cancelación de un nombre de dominio, por lo que hoy nos centraremos en los aspectos clave para discernir si una demanda tiene opciones de prosperar o no.
Pero, antes de abordar el tema, debemos diferenciar la tipología de procedimientos. Por un lado tenemos el procedimiento general de resolución de controversias en materia de nombres de dominio se rige por la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP). Dicha política UDRP se aplica a los gTLD (se inclyuirian: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel; y todos los nuevos gTLD).
Asimismo, para los dominios territoriales o conocidos como ccTLD sujetos a dicho procedimiento la política puede variar, como es el caso de los nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).
Volviendo al asunto que nos ocupa, pasamos a recordar brevemente los requisitos necesarios para recuperar un dominio.
Para la recuperación de un nombre de dominio, la Política UDRP exige que el Demandante (Complainant) pruebe el cumplimiento de los tres elementos siguientes:
- que un tercero ajeno posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de nuestras marcas; y
- que el titular del dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del mismo; y
- que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La cuestión es ¿Cuáles son las claves para presentar una demanda de recuperación de dominio con garantías?
Antes de presentar una demanda debemos hacernos las siguientes preguntas en aras de comprobar que los tres elementos se cumplen:
PRIMER ELEMENTO
- ¿El dominio incluye nuestra marca?
- ¿La inclusión de nuestra marca en el nombre de dominio puede confundir a los internautas sobre la titularidad del dominio?
SEGUNDO ELEMENTO
- ¿El titular del dominio tiene algún derecho sobre la marca?
- ¿El titular tiene motivos de peso o intereses legítimos para poseer dicho nombre de dominio?
TERCER ELEMENTO
- ¿Con el registro del dominio, el titular ha pretendido perjudicarnos directamente?
- ¿Tenemos pruebas de que el titular del dominio conoce nuestra marca?
- ¿La actividad comercial del titular coincide con la nuestra?
- ¿el dominio está siendo usado para suplantar nuestra identidad corporativa o para phising y otros tipos de fraude?
- ¿En la página web alojada en el nombre de dominio se ofertan productos falsificados de nuestra marca o de competidores?
- ¿El titular nos ha ofrecido el dominio por un precio desproporcionado?
- ¿Con el uso y/o contenido del dominio el titular se está beneficiando económicamente a costa de nuestra marca?
Por último, recordar que es muy importante tener en cuenta que no solo hay que cumplir los tres elementos, si no que resulta imprescindible aportar pruebas suficientes de la mala fe de registro y uso del dominio.
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