Secretos empresariales vs patentes en España: ¿por cuál decantarse?

10 diciembre 2020

Estudiamos qué conviene en cada momento para alcanzar protección en España de un elemento novedoso, invención o procedimiento comercial, industrial o empresarial que nos otorga ventajas competitivas.

10 diciembre 2020

La tradición jurídica española ha relegado históricamente los secretos empresariales a un concepto jurídico poco determinado y casi sin desarrollar, que se valía a regañadientes de la cobertura que le ofrecían normas dispersas del Código Civil, el Código Penal y la Ley de Competencia Desleal, e incluso a menudo únicamente de las propias cláusulas contractuales que las empresas acordaban con sus empleados, proveedores y clientes.

Esto acabó hace no tanto gracias a la habitual y oportuna intervención europea, que mediante su Directiva 2016/943 de 2016 y su consiguiente transposición mediante la Ley Española 1/2019 de 2019, construyó un marco normativo de regulación de los secretos empresariales para la tranquilidad de más de un empresario.

Aunque veníamos echando de menos una regulación como esta desde hace tiempo, no cabe ser especialmente duros con nuestra querida Europa, por cuanto otras jurisdicciones avanzadas como los Estados Unidos tampoco han gozado de coberturas legales especialmente generosas para una figura tan fundamental, donde los secretos empresariales han sido siempre objeto de regulación estatal. Si bien la Uniform Trade Secrets Act de 1979 establecía unas bases mínimas armonizadoras, no ha sido hasta 2016 cuando por fin se promulgó la Defend Trade Secrets Act, bajo la presidencia de Obama, cuando por primera vez se han previsto vías legales para actuar contra la obtención y utilización ilícita de los secretos empresariales. Así que aquí tampoco vamos tan mal.

Es posible que el secreto empresarial haya tardado tanto en disfrutar de una regulación que lo ampare debido a su naturaleza eminentemente secreta, poco amiga de la publicidad que dan los títulos públicos de las patentes y marcas o los procedimientos judiciales que, por sus propias características ponen a disposición de las partes y del público más de lo que al titular de un secreto empresarial le gustaría compartir con la competencia. Pese a ello, la protección era insuficiente y las acciones de resarcimiento contra infractores demasiado difíciles y poco prácticas. La regulación se hacía necesaria y deseable.

Sin entrar en el análisis pormenorizado de la Ley 1/2019 que otros colegas de H&A han hecho anteriormente tanto en su momento de aprobación como tras el año que lleva vigente, comentaremos las ventajas e inconvenientes que el secreto empresarial plantea frente a otras figuras de la Propiedad Industrial como la patente o el modelo de utilidad.

En primer lugar, es importante destacar que la protección que ofrece el secreto empresarial tiene una duración indeterminada, que potencialmente la hace más atractiva que los 20 años que ofrece la patente, los 10 del modelo de utilidad o incluso los 70 de la obra creativa (que son frecuentemente aplicables sobre todo en el campo del software y las telecomunicaciones). Dicha potencialidad, en principio eterna, se desvanece como un azucarillo en cuanto el secreto se divulga, lo que debe prevenirnos de un cálculo excesivamente optimista en relación con esta (supuesta) ventaja.

En segundo y teórico lugar, el secreto empresarial no implica gastos de obtención frente a los sustanciosos costes envueltos en la obtención de un título de protección como la patente, especialmente cuando se desea que el ámbito territorial de protección de la misma sea mayor que el de una sola jurisdicción. Debemos subrayar el carácter teórico del argumento, ya que el mismo ignora los importantes costes empresariales que pueden derivarse de la preservación de un secreto a fin de poder activarlo en un futuro contra un tercero. Y si tienen dudas, pregunten a sus departamentos financieros cuántos costes tiene el departamento de Compliance de su empresa (a los que cabría añadir muchos otros relacionados con sistemas informáticos y gestión de recursos humanos, por ejemplo).

En tercera posición, y no por ello menos importante, conviene observar las características mucho más flexibles del secreto empresarial frente a los requisitos formales, jurídicos y técnicos para obtener una patente o un modelo de utilidad. Flexibilicemos el concepto de “aplicación industrial”, relajemos el arduo requisito de la “novedad” y liberémonos, por fin, de la esclava exigencia de la “actividad inventiva”. Protejamos, pues, nuestro desarrollo tecnológico, los algoritmos de nuestros procesos de IT, la arquitectura de nuestras bases de datos, los fondos de comercio con los nombres de nuestros clientes y proveedores, nuestras estrategias de mercado…

Por contraposición a estos argumentos debemos, sin embargo, analizar los inconvenientes que presenta el secreto empresarial frente otras figuras jurídicas. Volvamos nuestros ojos a la primera de las ventajas que mencionábamos anteriormente: la duración indeterminada. Mientras que la patente es oponible a casi todos los terceros que fabriquen, utilicen o comercialicen el objeto patentado durante toda su vigencia, el secreto pierde toda su fuerza desde el momento en que alguien, lícita o ilícitamente lo haga público. Aunque generalmente estaremos ante el segundo caso, tenemos ejemplos como el de la “ingeniería inversa”, técnica legal que, sin embargo, sería igualmente atacable en base a la protección de una patente. Por tanto, la vocación de protección que otorga el secreto es difícilmente equiparable a la de una patente clásica.

Por este motivo, es lógico deducir que ejercer acciones judiciales en base a secretos empresariales más o menos difusos, más o menos protegidos, y carentes de título público válido, es más costoso y difícil que hacer lo mismo con patentes o modelos de utilidad concedidos por oficinas públicas como la OEPM, cuyo valor y vigencia tienen una presunción mucho más sólida. Debido a la juventud de la Ley, aún no disponemos de jurisprudencia relevante en este ámbito de la que extraer conclusiones, si bien la misma ya ha empezado a ser fuente de inspiración en Sentencias como la SAP MU 1541/2019 de la Audiencia Provincial de Murcia o la SAP B 10731/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona donde, por cierto, ya se han adoptado prácticas procesales que aumenten la eficacia de las medidas cautelares y el tratamiento confidencial de la materia objeto del secreto.

En cuanto a licencias y compraventas, y pese a que la Ley 1/2019 las prevé y regula de manera relativamente satisfactoria, la conclusión y concesión de las mismas sigue siendo considerablemente más compleja que la de patentes.

A la vista de todo lo anterior, debemos concluir que los secretos empresariales, más allá de ser sustitutivos de algunas patentes y modelos, presentan una buena oportunidad de protección complementaria, protegiendo conocimientos, procesos y demás capital intangible. Cuando la materia objeto de protección no cumple los requisitos de patentabilidad; o es razonable esperar que la misma pueda mantenerse en confidencialidad por un período superior a los 20 años; o no tiene el suficiente valor empresarial como para merecer los costes de un modelo de utilidad o una patente, el secreto empresarial cobra fuerza como opción estratégica.

Los profesionales del sector de la Propiedad Industrial e Intelectual debemos congratularnos por la aprobación de la Ley de Secretos Empresariales 1/2019 y, aprovechando la protección y seguridad jurídica que la misma ofrece, incluir esta figura entre las opciones a considerar cuando toque recomendar a nuestros representados, en base a sus necesidades y estrategias, la mejor estrategia de protección para sus intangibles.

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Alfonso Sabán

Abogado.Departamentos Relaciones Internacionales. Departamento Marcas.

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