Solicitud de marca en Estados Unidos con intención de uso

2 julio 2024

Tal y como comentaba Sonsoles Baylina en su artículo La obligación del uso de la marca en EEUU: las declaraciones juradas de uso, son cuatro las posibles bases a la hora de solicitar una marca en Estados Unidos (EEUU):

1. Uso en el comercio de EEUU;
2. Intención de uso en el comercio de EEUU;
3. Un registro de marca extranjero a nombre del mismo titular;
4. Una designación de marca internacional en EEUU, vía OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Pues bien, en este artículo nos centraremos en la segunda opción, es decir, en la SOLICITUD DE LA MARCA CON INTENCIÓN DE USO EN EL COMERCIO DE EEUU.

¿Qué significa la intención de uso?¿Qué ventajas tiene la solicitud de una marca en EEUU con intención de uso?¿Cuándo debemos probar dicho uso?¿Qué tipo de pruebas necesitamos?

Pero, ¿qué significa la intención de uso? Esto quiere decir que todavía no se ha usado la marca, pero tenemos la intención de hacerlo en el futuro, siempre antes de su registro.

¿Qué ventajas tiene? Fundamentalmente, la obtención de una fecha de presentación anterior a la de un posible competidor, sin la necesidad de haber tenido que usar la marca al momento de la solicitud.

¿Cuándo debemos probar dicho uso? Después de la publicación de la marca. Si no se ha presentado oposición alguna, la Oficina de Marcas de Estados Unidos (USPTO) emitirá, dentro de los tres meses siguientes, lo que comúnmente se llama una Notice of Allowance (NOA) (Aviso de Concesión), facilitando un plazo de 6 meses, pudiendo prorrogarse por un período de 6 meses más, hasta un máximo de 36 meses, para presentar nuestra Declaración de Uso (SOU), pruebas de uso de la marca en EEUU.

¿Qué tipo de pruebas necesitamos? Nos volvemos a remitir al artículo de Sonsoles Baylina. En cualquier caso, la USPTO nos hace también un resumen del uso en el comercio, a saber:

• Para una marca de productos: cuando (1) la marca se coloca en los productos, en el embalaje de los productos o en los exhibidores de puntos de venta asociados con los productos (incluidos los exhibidores de páginas web), y (2) los productos se han vendido o transportado en el comercio.
• Para una marca de servicios: cuando (1) la marca se utiliza en la venta, publicidad o prestación de los servicios, y (2) los servicios realmente se prestan en el comercio.

Si no se presenta la declaración de uso, la marca se considerará abandonada.

Por otra parte, una vez presentada la NOA (las pruebas de uso), ¿qué ocurre con mi marca? Pues bien, en este caso existen dos opciones:

1. La USPTO revisa la SOU y, si esta cumple con los requisitos mínimos para acceder al registro, aceptará la misma y procederá con el registro de la marca, en los 2 meses posteriores a la aceptación de la SOU.
2. La USPTO revisa la SOU y considera que no cumple con los requisitos suficientes. En este caso, la USPTO emitirá una Acción Oficial explicando los motivos para la denegación y/o los requisitos para solventar dicha denegación, facilitándonos un plazo de 6 meses para responder. Si, tras la respuesta, consideran que no ha quedado probado el uso, se denegará la marca. Si, por el contrario, consideran que sí queda probado el uso, se procederá con el registro de la misma.

Por último, dejamos un resumen del procedimiento de registro de una marca en EEUU en base a intención de uso sin incidencias:

Marcas