“Torta”, “Aceto” y “Balsámico”, inapropiables en exclusiva por las DOP

12 marzo 2020

Determinadas Denominaciones de Origen Protegidas incorporan palabras genéricas y no por ello pueden evitar que terceros usen esas palabras genéricas para sus marcas o describir sus productos.

12 marzo 2020

“Torta”, “Aceto” y “Balsámico”, no son términos exclusivos para sus respectivas DOP. La jurisprudencia en materia de protección de las Denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (DOP/IGP) evoluciona y lo hace protegiendo el uso de términos genéricos por cualquier producto, aunque estén incorporados en una DOP/IGP. De hecho, cerramos el 2019 diciendo adiós a la exclusividad de los términos “torta”, “aceto” y “balsámico” para sus respectivas DOP/IGP: “Torta del Casar” y “Aceto Balsamico di Modena”.

En este artículo, conoceremos jurisprudencia reciente del TS y TJUE en relación con la protección de los términos genéricos incluidos en una DOP/IGP.

“Torta” no solo para la “Torta del Casar”

En primer lugar, abordamos el tema de la palabra “torta” considerada como genérica para quesos, tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS).

El pasado año, en el mes de noviembre, nuestro más alto tribunal, decretó en Sentencia casacional que la D.O.P. “Torta del Casar” no ostenta el monopolio del término “TORTA” para quesos, y, por ende, cualquier productor local podría usar dicho término independientemente de si pertenece o no a la D.O.P, y también, independientemente de dónde se encuentre radicado geográficamente.

Esta sentencia, que parece salirse de la senda “europeísta” sobre protección cualificada de los signos de calidad, no es más que una sentencia que confirma la línea jurisprudencial sobre la protección de los términos genéricos incluidos en una D.O.P., ya seguida en otros asuntos como el C-129/97, caso Chiciak y Fol, el T291/03, caso Grana Padano y el T-828, caso Queso de la Serena, aunque en algunos de ellos se respetase la exclusividad de los términos.

Los hechos se resumen de la siguiente forma:

El Consejo Regulador DOP Torta del Casar demandó a Quesería Tierra de Barros S.L. por considerar que las siguientes acciones suponían una infracción de la mencionado D.O.P., así como una conducta desleal:

  • Comercialización de quesos bajo la marca “Torta de Barros”.
  • Utilización de términos “torta”, “minitorta”, “tortita”, y “tortissima”, en solitario, o como parte integrante de expresiones más largas.
  • Utilización de los nombres de dominio tortadebarros.es y .com.

De igual manera, también se solicitó la nulidad y caducidad de varias de las marcas de la parte demandada, que contenían dichas denominaciones supuestamente infractoras. En este caso, solo entraremos a valorar el segundo punto casacional sobre la protección de los términos genéricos incluidos en una D.O.P.

La controversia principal en este punto se refiere a si la protección de la DOP “Torta del Casar” debe concederse a los diferentes componentes de una DOP cuando esta comprende más de un término, considerándose uno de ellos genérico (en este caso “torta” para quesos), y que, como tal, y a pesar de estar integrado en la DOP, carece de protección en exclusiva.

El Tribunal en este caso no entra a valorar la aplicación de lo establecido en el artículo 13.2 del Reglamento UE 1151/2012: “Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas”.

Y es que, lo esencial en este sentido es determinar a partir de qué momento el elemento “torta” ha devenido genérico, ya que de haberlo hecho después del registro de la DOP entraría en juego el citado precepto.

Todo se remonta a la protección cualificada que ostentan las DOP. Y es que, de un lado, para ser registradas como signos de calidad no pueden serlo los términos genéricos, definidos por el Reglamento 115/2012 como “los nombres de productos, que pese a referirse al lugar, región o país, donde un producto se produjera o comercializara originariamente, se haya convertido en el nombre común de ese producto en la Unión”, pues, en su caso, no se admitirá su protección o bien podría instarse su nulidad. Ahora bien, una vez registradas, y aunque por el uso pudieran devenir genéricas para los consumidores, se encontrarían protegidas en virtud del artículo 13.2 del mencionado Reglamento. Por ejemplo, pensemos en el caso de la D.O.P Lambrusco, la palabra “Lambrusco” a pesar de haberse vulgarizado, sí ostenta protección frente a terceros, aplicándose la excepción del reglamento antes mencionada (caso de denegación de la marca mixta nº 2.814.066 LAMBRUSCO ANTICO CASATO, para vino lambrusco).

Así, el T.S. justifica su posición argumentando que, anterior al registro de la DOP “Torta del Casar”, se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con la denominación “torta” que no tienen su origen en el Casar de Cáceres, lo que confirma; (i) que el término “torta” también es aplicado a quesos de pasta blanda (ii) que podría haber sido genérico antes del registro de dicha DOP (iii) que, en cualquier caso, no podría aplicarse la nulidad, ya que la adición de un término genérico a la totalidad de la DOP no contraviene su registro.

Solo quedaría por tanto argumentar por qué el término “torta” se considera genérico. Como indica la propia Sentencia Casacional, el propio Tribunal General de la Unión Europea ha establecido los criterios por los que una DOP puede devenir o ser genérica. Examinando la situación existente en el estado miembro del que proceda y en las zonas de consumo, la situación en otros estados miembros, y las legislaciones nacionales o de la unión pertinentes.

Con todo, el T.S., tal y como hizo la Audiencia Provincial, menciona el argumento del T.S.J. de Extremadura que consideró que el término “torta” era genérico no solo por referirse a un tipo de queso por su forma “atortada” y su textura blanda y semilíquida, sino también porque “torta” constituía una denominación para este tipo de queso que se halla extendida por la geográfica nacional española en general y por la extremeña en particular.

Así todas las cosas, esta Sentencia supone una limitación a la protección de la DOP “Torta del Casar”, que retira la exclusividad del término “Torta”, considerado además un término genérico para quesos. Esta decisión abre la puerta a cualquier productor que desee comercializar con dicho nombre, aunque no de manera definitiva.

No sería de extrañar que la cuestión llegara al Tribunal de Luxemburgo, aunque todo apunta a que seguirá la misma línea jurisprudencial sobre generalidad de términos incluidos en una DOP. Esto hace plantearnos la pregunta de qué ocurrirá en el caso de “Queso de la Serena”. La pasada sentencia del Tribunal general (T.G.) de 14 de diciembre de 2017, anulaba la resolución de la EUIPO que permitía la registrabilidad de la marca “Queso y Torta de la Serena”, por considerar que la Oficina no aplicaba correctamente el Reglamento de referencia.

Ahora, si el término “torta”, constituido como una denominación tradicional no geográfica, es considerado genérico, entraría en juego la excepción contemplada en el artículo 13, no produciéndose en ningún caso, infracción ni evocación de la mencionada D.O.P., por lo que, ¿sería entonces registrable la denominación “Queso y Torta de la Serena” para quesos? Todo parece indicar que sí, pues corresponde al Juez Nacional determinar, en cualquier caso, si se trata de un nombre genérico o de un componente protegido contra las prácticas descritas en el artículo 13 del citado Reglamento. (Asunto C-132/05, caso Parmesan).

Cuestión diferente es que, en opinión del Tribunal de Luxemburgo, el estado español no haya aplicado correctamente los criterios para definir la generalidad de un término ya anunciados por el T.G.

“Aceto” y “balsámico”, términos genéricos

En segundo lugar, continuamos con el análisis de la genericidad de los términos Aceto y Balsámico para la IGP “Aceto balsámico di Modena”, en su última decisión emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuestión prejudicial del pasado 4 de diciembre de 2019.

Aquí, como en el caso anterior, la cuestión versaba sobre si la protección de la denominación completa “Aceto Balsámico di Modena” se extiende a los componentes individuales no geográficos.

El Tribunal de Justicia declara que la protección de “Aceto Balsámico di Módena” no otorga la exclusividad sobre los términos individuales no geográficos, entendiéndose por tales “Aceto” y “Balsámico”. Recordemos que tanto en el reglamento 2081/1992 como en el actual Reglamento 11/2012, una DOP/IGP puede consistir en, o contener un término protegido, una denominación tradicional no geográfica, cuya calidad o características se deba precisamente a dicho origen geográfico.

Así, la exclusión por parte del Tribunal Europeo de los términos “aceto” o “balsámico” no se debe a su caracterización como denominación tradicional no geográfico, si no por lo genérico o de uso común de dichos términos.

Lo cierto es que, como bien señala el Tribunal en esta Sentencia, la ausencia de precisión con respecto a si se solicita o no el registro (y con ello la protección) sobre una de las partes de dicha denominación, “puede” presumir que la IGP ampara no solo la denominación compuesta como tal, sino también cada uno de sus elementos, aunque ello solo sería así si no fueran términos comunes o genéricos.

Según manifiesta el TJUE en la Sentencia, “aceto” es un término común, como ya manifestó en su Sentencia de 9 de diciembre de 1981 en el caso de la Comisión contra la República Italiana, que acogió los argumentos de la Comisión que afirmaba que restringir un término genérico a una sola variedad nacional de un producto perjudicaría la libre circulación de mercancías, y por tanto, la República de Italia no estaba legitimada para prohibir la importación y comercialización de productos marcados como “vinagre” (o sus traducciones) que, teniendo origen en productos agrícolas sometidos a fermentación acética, no proviniesen del vino. La apreciación que hace el tribunal con respecto a la palabra “balsámico” es similar, ya que sin tener connotación geográfica designa cualquier vinagre que se caracterice por un sabor agridulce, motivo por el cual es, así mismo un término común en el sentido fijado por la jurisprudencia.

En cualquier caso, corresponderá al juez nacional, decidir sobre lo que puede considerarse protegido en exclusiva o no por la IGP, y en este caso, la posible exclusividad de los términos “aceite” y “balsámico” para su I.G.P. protegida, aunque todo apunta a que se seguirá la interpretación efectuada por el Tribunal Europeo no otorgando tal protección exclusiva.

En conclusión, podemos ver que la jurisprudencia en materia de protección de las DOP/IGP ha ido evolucionando de forma cambiante, ampliando el ámbito de protección de las DOP/IGP en algunos casos (como en el reciente caso de la evocación gráfica de la DOP Queso manchego del Consejo Regulador Queso Manchego contra Industrias Cuquerella) y en otros, como en el presente, manteniendo la jurisprudencia aplicable al (y desde el) primer Reglamento 2081/92, lo que no es de extrañar porque los criterios normativos de la protección de las DOP/IGPse han mantenido constantes y sin modificación sustancial por lo que se refiere a lo dispuesto en el Artículo 13, en cada uno de los Reglamentos sucesivos.

BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Garantizamos la protección y seguridad de las marcas y patentes afectadas por el Brexit.

Lucía Martín-Sanz

Abogada. Departamento de Marcas.

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