Trademark Modernization Act: las novedades más relevantes en normativa marcaria en Estados Unidos

18 enero 2022

EE.UU. reforma su marco normativo en materia de marcas con la Trademark Modernization Act, reduciendo plazos para contestar acciones oficiales y otorgando herramientas más eficaces a los titulares de marcas para luchar contra actos fraudulentos e infracciones.

18 enero 2022

Tras años de crecimiento exponencial del número de solicitudes de marca, el Senado de EE.UU. aprobó a finales de 2020 la Trademark Modernization Act, que ha entrado en vigor el 27 de diciembre de 2021, introduciendo importantes novedades en el sistema marcario estadounidense. La reforma, aunque no muy amplia, sí parece enfocar eficazmente tanto algunos de los problemas a los que se enfrentan los titulares de marcas que actúan conforme a la ley, como a los que atañen al buen funcionamiento de la Oficina. Las novedades han sido bienvenidas por empresas y administraciones, las cuales se enfrentan diariamente -y cada vez más- al fraude de ley y a las infracciones malintencionadas de actores que abusan sistemáticamente de la normativa y el sistema para aprovecharse indebidamente de los legítimos derechos de los titulares marcarios.

La razón de ser de la Trademark Modernization Act

Posiblemente una de las pocas cuestiones en la que los políticos y altos funcionarios de Estados Unidos están de acuerdo actualmente es en que el mundo de las marcas registradas se les ha ido de las manos en los últimos años. Además de la avalancha de solicitudes, especialmente de origen extranjero, recibidas en los últimos años, con el consecuente volumen de trabajo inabarcable para la Oficina Estadounidense de Marcas y Patentes (USPTO), el sistema normativo y judicial de propiedad industrial estadounidense es exigente, complejo y caro.

Para intentar revertir esta situación, la USPTO ha puesto en marcha en la última década procedimientos como el “inter-partes review” para patentes -ofreciendo una alternativa al litigio tradicional- o las revisiones exoficio de declaraciones de uso de registros de marcas, por las que titulares aleatoriamente seleccionados son requeridos para presentar pruebas de todos los productos y servicios cubiertos por sus marcas, entre otras iniciativas.

El vertiginoso aumento de las solicitudes de marca, los retrasos en el examen y concesión de solicitudes y la emisión de muchos suspensos en base a marcas anteriores no utilizadas han acabado haciendo mella en los titulares marcarios que, a través de las asociaciones y lobbies del sector, han presionado a la USPTO y al cuerpo legislativo de Estados Unidos, logrando que se pusieran manos a la obra para atacar el problema.Es indudable que la Lanham Act (Ley de marcas de EE. UU.) de 1946 necesitaba un barnizado.

Los cambios que la Trademark Modernization Act trae consigo

La Trademark Modernization Act (TMA) fue finalmente aprobada el 27 de diciembre de 2020 y ha entrado en vigor exactamente un año después. Aunque no afecta a todas las cuestiones mejorables de la Lanham Act, quizás por una cuestión de premura y eficacia, sí ha modificado varias materias importantes de la normativa y práctica actuales de la USPTO y los Tribunales estadounidenses, que analizaremos y comentaremos a continuación.

En primer lugar, la TMA reduce el plazo de los solicitantes para contestar a las acciones oficiales (considerando que una gran parte de las acciones oficiales se emiten por motivos relativamente formales como falta de concreción de los productos o servicios, la traducción al inglés del significado de la marca o la renuncia a reivindicar términos genéricos). Donde antes se concedían 6 meses para contestar un suspenso, el nuevo plazo será de 3, si bien podrá solicitarse una prórroga de 3 adicionales previo pago de una tasa de 125$. Esta reducción de plazos, aunque apremiante y, por tanto, algo molesta para los solicitantes, pretende razonablemente cerrar los expedientes más rápidamente, lo cual debería redundar en una mayor eficacia global de la USPTO. En todo caso, los suspensos emitidos sobre designaciones de marcas internacionales seguirán respetando el plazo de 6 meses, conforme a los acuerdos internacionales aplicables.

En segundo lugar, y entrando ya en cuestiones más trascendentes, la TMA muestra ser el reflejo de un cambio de enfoque estratégico del legislador americano, por el cual se considera a los titulares de marcas un aliado mucho más fiable en el control de la licitud y legalidad tanto de nuevas solicitudes como de registros de marcas de terceros que actúen de forma fraudulenta.

Primero, mediante el aumento de posibles motivos, y por tanto la eficacia, de las Letters of Protest, mediante las cuales terceros con interés legítimo pueden dirigirse a la USPTO para cuestionar la registrabilidad de una solicitud. Ahora, además de por cuestiones de carácter genérico, registros anteriores, litigios en curso y errores del examinador en el cálculo de la prioridad del Convenio de París, los terceros que dirijan una Carta de Protesta podrán argumentar en base a registros anteriores conflictivos y pruebas de que la marca solicitada no está realmente en uso para los productos o servicios identificados en la solicitud.

Segundo, y en cuanto a registros concedidos, tanto la USPTO exoficio como los particulares podrán iniciar procedimientos de impugnación o reexamen de marcas registradas más rápidos y eficientes que actualmente. Esto reviste una enorme importancia, por cuanto el sistema actual es largo y por tanto muy costoso- y muy gravoso para el interesado. A partir de ahora, éste podrá iniciar el procedimiento de impugnación o reexamen de una marca, demostrando a la USPTO que ha realizado previamente una investigación inicial que da motivos razonables para pensar que la marca a impugnar/anular no ha sido ni está siendo utilizada para todos o parte de los productos/servicios para los cuales está registrada. Los procedimientos de impugnación podrán iniciarse dentro de los 3 años siguientes a la concesión, mientras que para los procedimientos de reexamen el plazo es de 5 años. Las tasas de dicha acción parece que serán razonables: 400$. La diferencia principal es que en los procedimientos de impugnación se sostiene que la marca a impugnar no ha sido nunca utilizada (total o parcialmente) mientras que en los de reexamen, se argumenta que la misma no se utilizaba en el momento de la solicitud (para marcas basadas en uso efectivo) o de la declaración de uso (para marcas basadas en intención de uso), es decir, en un momento concreto -pero trascendental-.

Este nuevo procedimiento está concebido como una herramienta más ágil, barata y eficaz que las “petition to cancel” tradicionales tanto para la propia USPTO, cuando tenga motivos para pensar que un titular ha presentado pruebas de uso fraudulentas; como para los titulares de marcas, cuando vean que una solicitud legítima ha sido rechazada (o es susceptible de serlo) en base a una marca registrada para unos productos y/o servicios para los cuales no se ha utilizado nunca. Recordemos que Estados Unidos es una jurisdicción en la que no sólo tiene una enorme y prevalente importancia el uso, sino que su oficina, al contrario de la EUIPO o la OEPM, sigue rechazando solicitudes en base a motivos relativos (marcas anteriores). La existencia de marcas que no se usan para los productos y/o servicios para los cuales están registradas constituye una barrera artificial e ilegítima para nuevas solicitudes. Esta situación es especialmente gravosa si tenemos en cuenta en la USPTO conviven casi 3 millones de marcas registradas y la imaginación humana, en la práctica, no es tan infinita como nos gustaría pensar.

El tercer aspecto importante de la TMA requiere una explicación previa para los que estén menos familiarizados con la práctica judicial habitual en Estados Unidos. Actualmente, los tribunales estadounidenses exigen que los titulares de marcas que soliciten un requerimiento judicial contra un infractor demuestren primero que, si no se prohíbe al infractor seguir utilizando la marca infractora, sufrirán un «daño irreparable». Antes de la reforma que nos ocupa, existía una división de criterio en los circuitos judiciales en cuanto a qué medidas cautelares pedir en los casos de infracción de marcas, especialmente tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de infracción de patente de eBay Inc. vs. MercExchange. 547 U.S. 388 de 2006.

En dicha sentencia, eBay logró eliminar como requisito una presunción similar (pero enfocada a las infracciones de patentes). Si bien no se trataba propiamente de un caso marcario, la innegable similitud con los procedimientos de marcas hizo que muchos jueces estadounidenses aplicaran el mismo criterio: no requerir la demostración de “daño irreparable”, aceptando que los cuatro factores de equidad para obtener una medida cautelar debían sopesarse conjuntamente. La falta de unificación de criterios fomentaba el “forum shopping” (búsqueda de foro de conveniencia), socavando el principal objetivo de la Lanham Act, la protección de los consumidores.

El TMA aclara ahora que debe aplicarse un criterio nacional uniforme de presunción de daño irreparable en los casos de marcas, reduciendo la carga probatoria de los titulares de marcas para obtener medidas cautelares contra los infractores. A partir de ahora, los titulares de marcas que demuestren la existencia de una infracción gozarán de la presunción legal de que el daño causado por la continuación de la infracción será irreparable.

 

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H&A CUMPLE 40 AÑOS

Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

Alfonso Sabán

Abogado.Departamentos Relaciones Internacionales. Departamento Marcas.

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