2 octubre 2023
¿Me basta con un NDA para transferir tecnología? Esta pregunta es muy frecuente en nuestra práctica diaria. Y es que continúa existiendo la percepción de que un NDA (o acuerdo de confidencialidad) constituye el marco jurídico adecuado para la transferencia de tecnología. Craso error.
Precauciones a la hora de transferir tecnología
La dinámica habitual de la transferencia tecnológica implica necesariamente unas conversaciones entre las partes que, en algún momento, exigen la facilitación de determinada información sensible.
Tanto la parte propietaria de la tecnología como la parte que puede estar interesada en adquirirla o explotarla deben exponer, facilitar y valorar información de diversa índole que no es pública y que debe mantenerse secreta.
Es preciso, por tanto, adoptar determinadas precauciones contractuales y operativas para que esa información sensible (que es de gran valor tanto económico como estratégico) pueda explicarse y entregarse con cierta seguridad en un marco negocial.
No solo es preciso garantizar que la parte receptora de la información confidencial no la divulgará sino, además, es fundamental asegurar contractualmente que la parte receptora utilizará dicha información confidencial única y exclusivamente para la finalidad acordada entre las partes. Las finalidades más habituales suelen ser analizar una posible venta o licenciamiento de la tecnología (especialmente aspectos no divulgados mediante patentes), proyectar un prototipo, analizar la viabilidad de un desarrollo conjunto.
Otro hándicap importante que detectamos en la práctica es que existe una cierta tendencia generalizada a firmar contratos “tipo” de NDA. Olvidamos que esta figura contractual es una modalidad que no está “tipificada” en el Código Civil ni en las leyes mercantiles, por lo que se debe aplicar la teoría general de los contratos y, especialmente, el principio de la autonomía de la voluntad contemplada en el artículo 1255 del Código Civil:
“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”
En esencia, un NDA impone la obligación a una de las partes (la parte exhibiente) de facilitar información confidencial a la otra parte (parte receptora). Es decir, la parte exhibiente asume una obligación de facere. Por su parte, la receptora asume obligaciones de facere y de non facere: utilizar la información obtenida para la finalidad definida en el acuerdo (es decir, una obligación de hacer) y, lógicamente, no divulgar esa información obtenida (una obligación de no hacer). Además, en ocasiones, los NDA son bidireccionales y mutuos, ya que ambas partes se intercambian información confidencial por lo que las obligaciones de facere y de non facere son bilaterales y recíprocas.
También es habitual confundir la duración del contrato con la vigencia de determinadas obligaciones asumidas en el contrato. Un NDA de duración de 6 meses, por ejemplo, implica que durante ese periodo de tiempo limitado, la parte exhibiente facilitará información a la parte receptora. No obstante, es habitual (y muy aconsejable) que determinadas obligaciones se proyecten en el tiempo más allá de la propia vigencia del NDA. Por ese motivo, es recomendable que la obligación de no divulgar la información confidencial a la que se ha tenido acceso y la de utilizar esa información únicamente para la finalidad contemplada en el acuerdo se proyecte durante un tiempo (en ocasiones varios años) más allá de la vigencia del propio contrato.
Secretos empresariales y NDA
La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE) define en su artículo 1 qué se considera como “secreto empresarial”. Así, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:
- Que sea secreto.
- Que tenga un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
- Que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.
Precisamente en cuanto a las “medidas razonables por parte del titular para mantenerlo como secreto”, que incluye tanto medidas legales como técnicas y organizativas, es donde encajan los contratos de confidencialidad.
Con el actual marco legal, no respetar las obligaciones asumidas en un NDA implica no solamente un incumplimiento contractual, sino que también abre la vía para ejercitar las acciones previstas en la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.
Un NDA: necesario y útil, pero insuficiente
Avanzando en la cuestión, el lector ya habrá apreciado que firmar un NDA es insuficiente para materializar una operación de transferencia de tecnología.
Puede ser un contrato de licencia de patente, una compraventa de patente, un contrato de desarrollo conjunto, un contrato de prestación de servicios… Y en cada una de esas formas contractuales habrá que prestar atención a cláusulas específicas que configuren de forma adecuada la relación entre las partes y los acuerdos alcanzados en la fase de negociación.
Insistimos, por tanto, en que la firma de un NDA es un primer paso en la gestación de una operación de transferencia de tecnología, pero en sí mismo no implica transmisión de facultades sino simplemente obligaciones contractuales entre las partes relacionadas con la no divulgación de la información confidencial revelada y con el uso de la misma para la finalidad acordada en el NDA.
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