Tres puntos clave en la gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual para las startups

11 marzo 2021

Descripción de los tres errores más comunes en la gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual, en las STARTUPS. Cuándo nacen los derechos, su territorialidad y los tiempos que debemos tener presentes.

11 marzo 2021

Sin duda la inversión y desarrollo de las Startups ha dado, y a va a seguir dando, mucho que hablar en estos próximos años.

Vamos a tener la oportunidad de poder ver grandes proyectos empresariales y, algunos de ellos, los menos, tendrán gran relevancia y repercusión mediática… ¿Tal vez algún unicornio? La experiencia adquirida por sus integrantes les marcará de por vida: la pasión que se desprende por poner en práctica los conocimientos adquiridos, por buscar soluciones eficaces a problemas reales, la integración con diferentes formas de pensar, diferentes disciplinas y, también muy relevante, la necesidad de saber comunicar todo ello a los inversores, provoca que, en muy poco tiempo, las partes intervinientes deban aprender rápido disciplinas hasta ahora por descubrir.

Estando en esta posición, queremos ayudaros a que toméis en consideración estos tres puntos clave en el área legal y, particularmente, en la gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual, que os afectan de lleno y que, sencillamente, se deben gestionar de forma inteligente.

1. Nacimiento de los derechos

Debemos diferenciar dos aspectos muy básicos, pero muy relevantes.

– Por un lado, la Propiedad Intelectual nace por la simple creación de una obra, y bajo la misma podremos encuadrar las obras literarias, artísticas, pictóricas, pero también el software puro… etc.
– Y, por otro lado, la Propiedad Industrial que, en contrapartida, nace por la solicitud de su reconocimiento por parte de la administración competente, se solicita formalmente y, si se supera con éxito las posibles objeciones, finalmente es reconocida.

Las principales modalidades de PI son las patentes, modelos de utilidad, los secretos industriales, las marcas, nombres comerciales, razón social, nombres de dominios y la propia protección de datos siempre con una visión internacional.

Hablaremos en este post de PATENTES, de las que suelen desprenderse ideas preconcebidas erróneas o no del todo certeras.

El miedo al plagio o robo de la idea persiste en todos los emprendedores. Una correcta gestión de estos derechos, aunque fuera simple, si está respaldada con datos fiables, le otorgará un plus de credibilidad en el mercado, confianza y fiabilidad ante sus clientes, lo que supone un efecto de atracción ante los posibles inversores, confiriendo una herramienta clave de diferenciación y competitividad en el mercado.

Es muy importante precisar que las ideas no son susceptibles de protección, sino tan solo la concreción práctica de esas ideas. Por lo tanto, no protegemos tanto el qué hacemos sino el cómo lo conseguimos.

Si pretendemos plasmar en una memoria descriptiva de patente, conceptos genéricos, ambiguos, difusos, etc., con facilidad nos encontraremos con antecedentes que resultarán enormemente problemáticos para una resolución satisfactoria de la misma.

Si optamos por una absoluta concreción o detalle minucioso de los elementos y la forma en que se integran, o bien, nuestra estrategia consiste en añadir elementos para aportar diferenciación que pudieran ser del todo prescindibles, nos facilitará la concesión del derecho. pero en la práctica dificultará su defensa frente a cualquier tercero.

En consecuencia, es vital plantearse una estrategia registral coherente, donde el equilibrio entre los aspectos anteriores sea evidente. La correcta y fluida comunicación entre los inventores y expertos en redacción, su involucración y compromiso con el proyecto, será la clave del éxito.

Toda la documentación generada, planos, libros de laboratorio, contacto con proveedores… etc., debería ser debidamente archivada, pues nos servirá como medio de prueba para demostrar nuestra titularidad.

2. La territorialidad de los derechos

Uno de los criterios más demandados por los inversionistas es la necesidad imperiosa de la escalabilidad del proyecto, por lo que debemos tener la capacidad de poder facilitar la misma, despejando toda duda. Para ello, debemos respaldar con datos que:

– Nuestro proyecto, desde el punto de vista técnico, es diferenciador y con ambición de ser exclusivo, justificándolo debidamente con los informes pertinentes.
– Respecto a la tecnología similar/sustitutiva tiene estas concretas diferencias que le dotan de mayor atractivo.

Ya desde su origen, debemos plantearnos su visión internacional y poner de manifiesto que su aplicación no se limita exclusivamente al territorio nacional, sino que es replicable, al menos en un gran número de países. Como mínimo, la visión europea es indispensable.

Los derechos de propiedad industrial son derechos nacionales, esto es, se ostentarán en régimen de exclusiva allí donde se hayan solicitado formalmente y, cumpliendo su procedimiento, sean oficialmente reconocidos.

¿Debemos protegerlas en todos los países? Dependerá de muchos aspectos y muy dispares, desde el plan de negocio de nuestro proyecto, las facilidades de su implantación, la existencia de fabricantes competidores de productos similares o alternativos, o el número de potenciales destinatarios o consumidores del mismo.

En cualquier caso, si por circunstancias, debemos optimizar al máximo la inversión a efectuar, tengamos presente que cualquier tercero podrá reproducir nuestra tecnología en un tercer país, sin menoscabar nuestros derechos, pues lógicamente carecemos de los mismos en él. Sin embargo, estaremos capacitados para hacerles frente en base a nuestro derecho protegido en el momento en que se ofrezca a la venta en nuestro territorio. Por lo tanto, la correcta identificación, vigilancia y seguimiento de la competencia, favorecerá nuestro desarrollo. Existen procedimientos aduaneros que ayudan en gran medida a mitigar estos efectos.

3. Los tiempos

El factor tiempo es absolutamente determinante, por lo que os reflejamos los hitos más relevantes que debéis considerar:

– La novedad y confidencialidad son esenciales.
– Es necesario enfrentarse a la continua disyuntiva de decidir si ese desarrollo en concreto se puede proteger o lo mantenemos como secreto empresarial.
Si optamos, cumpliendo las circunstancias legales, por proteger, que sería nuestra máxima ambición, tengamos presente los tiempos, pues desde su conocimiento, debemos jugar con ellos a nuestro favor.
– Desde su solicitud en España, será aproximadamente entre el mes 10-11 cuando obtengamos el resultado del Informe sobre el Estado de la Técnica, la valoración técnica que determinará las condiciones sobre la fortaleza o debilidad de nuestra propuesta.
– Su procedimiento se prolongará mínimo 18-14 meses, hasta poder contar con una resolución, positiva o negativa.

Y ya en este momento se nos presenta una duda: ¿debemos, mientras tanto, esperar a su resolución formal? El tiempo, lamentablemente para todos sin distinción, es un bien escaso, por lo que debemos gestionarlo de la forma más eficaz posible.

En consecuencia, es absolutamente fundamental el trabajo previo a su presentación. El tiempo dedicado a ello es tiempo rentable, pues todas las expectativas que se van a generar sobre nuestro proyecto van a depender de esta concreta fase. En consecuencia, una vez presentada, deberemos correr.

Es muy relevante, por tanto, la valoración que realicemos del estado de la técnica, el conocimiento del mercado, y el estar absolutamente convencidos de que contamos con una coherente redacción de la memoria descriptiva pues, una vez presentada, no podremos ampliar la misma.

Podríamos delimitarla, prescindir de reivindicaciones, pero no ampliar materia. Siendo así, ¿y si en el transcurso de su tramitación el producto o procedimiento hubiera evolucionado? Deberíamos valorar con criterios objetivos si esa mejora tiene tal relevancia que merece igualmente ser protegida. En ese caso, podemos:

– Plantear una patente que incluya la misma o
– incorporar esa aportación en su extensión internacional (si estamos en ese plazo).
– Para ello, antes de los 12 meses deberemos decidir su protección internacional. Este informe previo nos permitirá reconducir la memoria si podemos aportar diferencia respecto de los antecedentes reseñados.
– Si hemos optado, como sería lo previsible, por su extensión internacional vía PCT, tendríamos cubierta su protección por 18 meses adicionales.
– Ahora bien, precisar que el mes 30 desde su solicitud original será clave, pues deberemos decidir y concretar su protección en aquellos países y/o regiones donde queremos seguir manteniendo la expectativa del derecho.
– Esta fase debemos considerarla relevante, pues hasta la fecha hemos trabajado con unos muy módicos costes, pero a partir de la misma, se incrementan al tener que trabajar con diferentes idiomas, con agentes locales en cada país seleccionado, en su idioma, plazos y formalidades requeridas en cada uno de ellos.

En marketing, existe una máxima en la decisión de compra. Elegimos emocionalmente y luego lo justificamos racionalmente, y este principio no va a estar ajeno en el momento en el que un inversor pueda apostar por un proyecto y no por otro. Los recursos son lamentablemente siempre limitados, por lo tanto, aportemos honestidad y claridad absoluta a nuestro planteamiento, pudiendo ofrecer algunas de estas referencias.

Ya desde el primer acercamiento a un tercero con un proyecto nuevo y diferente, prácticamente entre las tres primeras preguntas que nos formularán, se encontrará la siguiente: ¿Tenéis los derechos o la patente sobre ello?

Tengamos muy presente que, como todo empresario, quien deba pensar en invertir su tiempo y dinero en vuestro proyecto, debe confiar en las personas que lo lideran y en él mismo, ver su visión práctica y, cómo no, la rentabilidad que le puede generar a medio plazo.

En muchos casos, el propio coste de oportunidad es el más elevado, pues el focalizarse en un proyecto supone dejar de lado otros, por lo que debe ser una decisión que enamore.

Por lo tanto, seremos capaces de poder transmitir que lo tenemos claro y bien atado si:

a) Contamos y podemos demostrar con un secreto empresarial perfectamente identificado, que cumple la normativa actual y habiendo implantado las medidas legales pertinentes para hacer frente a cualquier fuga de información, ya sea a nivel interno con nuestros empleados, colaboradores o externo, cualquier comunicación incluidas la que proyectamos en las redes sociales, controlando las más sensibles.

b) Si, adicionalmente, la patente esté recién solicitada y nuestra propuesta de solicitud se encuentre fundamentada en:

– Un correcto estudio de la técnica previo, con detalle de los antecedentes existentes y las diferencias que aportamos como relevantes.
– Formulado por un experto en la técnica, con experiencia contrastada y fundamentando, objetiva y técnicamente, cada uno de los puntos en los que se basan sus conclusiones.
– Es habitual que el inversor no tenga por qué conocer la concreta tecnología presentada, por lo que la importancia no tanto del qué, sino de quién afirma este planteamiento, será igualmente crucial para dotar de veracidad a la misma y reforzar su percepción.

c) Contamos con fundamentos que permiten sustentar la escalabilidad del proyecto que, sin lugar a dudas, se nos va a requerir. Que el proyecto tenga un potencial de crecimiento muy fuerte, que se permita internacionalizar, que se pueda replicar en otro país y crecer en beneficios sin reinvertir en nuevas infraestructuras. No se trata tanto de lo que ofrecemos, sino de cómo lo ofrecemos y qué medios disponemos para ello. En la práctica supone hacer crecer fuertemente un negocio sin aumentar proporcionalmente sus costos.

Estos puntos van fortalecer enormemente nuestra posición, por lo tanto, gestionémoslos de la forma más inteligente posible… ¿Empezamos?

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Roberto Orts

Roberto Orts

Abogado. Departamento Marcas.

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