¿Va a ser realmente más ventajosa la Patente Unitaria?

17 marzo 2022

El 19 de enero de 2022, Austria ratifico el Protocolo de Aplicación Provisional (PAP) del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (UPCA de sus siglas en inglés), convirtiéndose en el decimotercer país en hacerlo, y dando lugar de manera automática y oficial al nacimiento del Tribunal Unificado de Patentes (UPC de sus siglas en inglés). Este tribunal es junto con la patente unitaria (PU) en sí, una de las dos patas del nuevo sistema de Patente Unitaria.

El nuevo sistema echará a andar de manera definitiva el primer día del cuarto mes desde el momento en que Alemania deposite el instrumento de ratificación del UPCA ante el Consejo Europeo. Para los más optimistas, esto sucederá hacia finales del verano de 2022 pero, siendo realistas, lo más probable es que la entrada en vigor tenga lugar a finales de este año o principios del 2023.

El proyecto de PU se viene gestando desde los orígenes mismos del Convenio Europeo de Patentes (CPE), con diferentes formas y denominaciones, pero nunca ha estado tan cerca de hacerse realidad como ahora.
La principal ventaja de la PU es que mediante la misma se obtiene protección automática en todos los países participantes y para su mantenimiento solo se requiere el pago de una única anualidad. Se prevé que el régimen de anualidades para la PU se corresponda a las tasas que se pagarían por validar en unos 4 o 5 países. Es decir, para solicitantes de patentes europeas que actualmente validan en muchos países del EPC puede resultar un ahorro importante.

Ahora bien, a la hora de diseñar sus estrategias, los solicitantes deben tener en consideración que mercados importantes como Reino Unido, España o Polonia no forman parte de la PU y, por tanto, para obtener protección en estos territorios seguirá siendo necesario el proceso de validación de las patentes europeas como hasta ahora y el pago de anualidades a las oficinas nacionales para su mantenimiento.

Es más, en sus inicios, la solicitud del efecto unitario ni siquiera va a dar protección sobre los 24 países que participaron en la cooperación reforzada y en la creación de la PU. Una vez que Alemania dé el pistoletazo de salida, solo se obtendrá protección en los 17 países que, a día de hoy, han ratificado el UPCA: Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países bajos, Portugal, Suecia, Eslovenia, Estonia y Alemania (que, con el depósito del instrumento de ratificación, comenzará la cuenta atrás). Hay países como Grecia, Irlanda, Eslovaquia y Rumanía que parecen haber mostrado interés en entrar, pero no se sabe cuándo ocurrirá. Otros como Chipre, República Checa o Hungría, no parecen que tengan intención alguna de participar en el nuevo sistema, al menos de momento.

Por tanto, los solicitantes que tengan interés en estos países que, por una u otra razón, no se han adherido al sistema, deben saber que la PU no va a ser una solución a corto o medio plazo y que tendrán que seguir validando las patentes europeas en estos territorios y pagar las correspondientes anualidades para su mantenimiento. De manera similar, aquellos solicitantes que tengan interés en 4 o menos territorios de los que formarán parte de la patente unitaria quizás deberían plantearse si les interesa el efecto unitario ya que, aunque es cierto que obtendrán protección en más países, también probablemente pagarán más de lo que pagarían por mantener la patente validada en 1, 2, 3 o incluso 4 países y, además, estarán sometidos de manera obligatoria a la jurisdicción del UPC para todos estos países. Y esto último sirve para enlazar con el siguiente aspecto que deben evaluar los solicitantes a la hora de desarrollar y establecer sus estrategias de IP.

Como comentábamos, además de la patente unitaria, la otra pata del sistema es el UPC. El UPC es una corte unificada y centralizada cuyas sentencias tendrán efecto en todos los países participantes que están sometidos a su jurisdicción. Esto tiene la ventaja de que los usuarios no tendrán que litigar país por país para ejercer sus derechos, para atacar las patentes de un tercero o para defenderse ante una demanda de nulidad de un competidor. Mediante un único procedimiento y una única sentencia, los usuarios tienen opción de conseguir sus objetivos de una manera efectiva y uniforme para todos los estados participantes. La contrapartida evidente es que el demandante se lo juega todo a una carta. Si el UPC declara la nulidad de tu patente lo hará de manera automática para los (a día de hoy) 17 países participantes. Del mismo modo, si el UPC juzga que un competidor no infringe tu patente, significará que no la infringe en ninguno de esos 17 países.

Es importante destacar que el UPC va a tener competencia tanto sobre las PU, como sobre las patentes europeas clásicas (y también sobre los CCPs) para los países participantes en el sistema. Sin embargo, hay una diferencia importante en las posibilidades de elección que ofrece la PU y la patente europea clásica a la hora de elegir jurisdicción durante el periodo transitorio.
Mientras que una patente europea para la cual se ha solicitado el efecto unitario se ve sometida de manera única y exclusiva a la jurisdicción del UPC, un solicitante que haya optado por la validación en los países participantes del sistema por la vía de la patente europea clásica podrá decidir si desea que la competencia sobre su patente sea del UPC o que la sigan ejerciendo los tribunales nacionales. Por defecto, la jurisdicción será del UPC pero si el titular del derecho desea que los tribunales nacionales sean competentes podrá pedirlo haciendo una solicitud de “Opt-out” al registro del UPC.

Las solicitudes de “Opt-out” solo podrán hacerse desde el llamado “Sunrise period” hasta un mes antes del final del periodo transitorio, que es un periodo de 7 años desde la entrada en vigor del nuevo sistema y que según las circunstancias los países participantes podrán decidir ampliar hasta un máximo de 7 años más. Una vez finalizado el periodo transitorio no se podrá solicitar el “Opt-out” y la competencia tanto de las patentes unitarias como de las patentes clásicas que no hayan hecho el “Opt-out” pasará a ser en exclusiva del UPC.
Esto tiene implicaciones muy importantes, ya que un solicitante puede tener interés, por la razón que sea, en que la competencia sobre su patente siga siendo de los tribunales nacionales, pero esta posibilidad solo existe en el caso de optar por la patente europea clásica ya que, como se ha comentado anteriormente, la PU es, siempre y en todos los casos, competencia exclusiva del UPC. Es interesante señalar también que una solicitud de “Opt-out” es reversible en cualquier momento. El propietario de una patente que cambie de opinión y decida a partir de un momento dado que prefiere la jurisdicción del UPC puede de manera flexible hacer el “Opt-in”.

Por tanto, si un solicitante quiere que su patente siga bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales debe optar en su estrategia de protección por la vía europea clásica y solicitar el “opt-out” lo antes posible ya que, si este no se ha hecho y un tercero presenta una demanda ante el UPC, el tribunal competente será el UPC.

En definitiva, aunque la PU tiene una serie de ventajas, en especial a nivel de costes de mantenimiento, también tiene una serie de desventajas que quizás no sean tan evidentes a primera vista, pero que pueden ser decisivas desde el punto de la gestión estratégica del portfolio de patentes.
Lo primero es que, como ya hemos visto, la vía unitaria quizás no sea siquiera la más económica en el caso de que el solicitante solo tenga interés en proteger su invención entre 1 y 4 países participantes del sistema. Además, los solicitantes deben tener claro que deben continuar validando y pagando el mantenimiento de sus patentes en países no participantes del sistema que sean de su interés. No queremos dejar de recordar que entre los países no participantes hay mercados europeos importantes como España y Polonia y lógicamente, aunque ya fuera de la UE por el Brexit, el Reino Unido.

Pero quizás lo más relevante, y también quizás lo menos evidente a botepronto, es que la PU va a estar irrevocablemente unida a la jurisdicción de UPC frente a la flexibilidad que seguirá ofreciendo la patente europea tradicional. La idea de un Tribunal Unificado que genere sentencias uniformes para todos los países es atractiva y deseable en términos de armonización y seguridad jurídica para los actores del sistema de patentes, pero en términos estratégicos para la gestión de una cartera hay casos evidentes donde mantener la jurisdicción de los tribunales nacionales puede ser una opción más inteligente. Si una serie de patentes son estratégicas para el negocio, lo lógico es tratar de minimizar el riesgo de que puedan ser revocadas por la acción de un competidor. Una manera sencilla para dificultar esa acción es hacer que dicho competidor tenga que demandar la nulidad de las patentes país por país.

Por otro lado, también hay que considerar, al menos de inicio, que las decisiones del UPC van a ser un misterio. Los jueces que conformaran las diferentes salas tanto de las divisiones centrales como de las divisiones locales/regionales van a tener tradiciones jurídicas muy diferentes y es difícil prever cuáles van a ser los criterios que primen en la toma de decisiones. Es lógico que a medida que pasen los años el UPC irá creando un cuerpo jurisprudencial y doctrinal, pero a día de hoy, a pesar de su alta especialización, las sentencias del UPC serán difícilmente predecibles. Esto no sucede en los tribunales nacionales donde generalmente existe una tradición y una jurisprudencia que hacen más previsibles y manejables los procesos judiciales (siempre dentro del grado de imprevisibilidad natural de los mismos).

El sistema de PU y UPC va a suponer el cambio más importante en el sistema de patentes europeo desde la creación del Convenio Europeo de Patentes y va a representar un avance importante en los esfuerzos de Armonización de la UE que además potenciará la competitividad y el comercio interior y esto sin duda será beneficioso para la economía europea.

Sin embargo, esto no quita que los titulares de derechos de patente europea tendrán que revisar sus portfolios y sus estrategias de IP y tomar decisiones dirigidas a maximizar su protección minimizando los riesgos. Entre estas decisiones, la primera es si, de acuerdo a sus negocios, es preferible y para qué casos, solicitar el efecto unitario o seguir con la patente europea clásica. En segundo lugar, para aquellas patentes que decidan mantener por la vía clásica, deberán establecer una estrategia respecto al “opt-out”. Deberán decidir, qué patentes merece la pena mantener bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales y cuáles en el ámbito del UPC.

Lo que es evidente es que la implementación del nuevo sistema de PU va a suponer un cambio importante que va a hacer que los usuarios del sistema de patentes europeas tengan que redefinir sus estrategias de IP. Es evidente que la PU va a tener ventajas pero también inconvenientes y no hay que dejar de evaluar ambas en su justa medida para tomar las decisiones correctas para sacarle el mayor partido a la IP.

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