Emendas de reivindicações perante o instituto europeu de patentes. EPO perguntas e respostas

8 Abril 2021

Destacamos os pontos mais relevantes e delicados que regulamentam as emendas de reivindicações perante o EPO, uma questão complexa e fundamental para obter a concessão de uma patente europeia.

8 Abril 2021

A alteração do conteúdo de um pedido de patente é, em muitas ocasiões, essencial para sua concessão. Este procedimento de emenda pode variar de um escritório de patentes para outro e, em particular, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) tem algumas características específicas e fundamentais que são de conhecimento necessário. Neste artigo abordamos as questões que surgem ao enfrentar uma emenda de reivindicações perante o EPO.

Por que emendar as reivindicações?

As principais razões para emendar as reivindicações são geralmente:

– Para atender as exigências de novidade e atividade inventiva. Na busca realizada pelo EPO, podem ser encontrados documentos que não eram de conhecimento do titular e que descrevem ou tornam óbvias algumas das reivindicações (em outras palavras, perdem a novidade ou atividade inventiva). Neste caso, pode ser necessário emendar ou acrescentar alguma característica de forma que as reivindicações não sejam antecipadas por esses documentos e assim fazer com que cumpram com os requisitos de novidade e etapa inventiva quando em comparação com referidos documentos.

– Para melhor explicar/definir as reivindicações e assim resolver quaisquer questões de clareza que tenham sido objetadas pelo EPO durante o procedimento.

Quando que as reivindicações podem ser emendadas durante o procedimento?

No caso de um pedido de patente europeu (ou seja, que não provém de PCT), emendas às reivindicações não podem ser feitas antes de receber o relatório de busca do EPO (com o parecer técnico que o acompanha). Em resposta ao Relatório de Busca e ao parecer técnico, o titular pode alterar as reivindicações antes da data de vencimento correspondente (6 meses após a publicação do Relatório de Busca).

Após esta primeira possibilidade de alteração, emendas só podem ser feitas se os examinadores do EPO encarregados do exame as permitirem (se não as permitirem, os examinadores devem justificar os motivos). Na prática, as emendas são geralmente permitidas se assim forem orientadas pelos examinadores a resolver as objeções feitas durante o exame.

Para pedidos de patente europeus decorrentes de um pedido PCT (chamado Euro-PCT), emendas podem ser feitas na entrada da fase europeia, em resposta a objeções levantadas durante o procedimento PCT ou, ainda, em resposta ao relatório de busca suplementar do EPO (se houver) e, posteriormente, somente se permitido pelos examinadores (sob as mesmas condições acima mencionadas).

Quais são os requisitos fundamentais para que as emendas sejam aceitas?

O requisito fundamental é dado pelo artigo 123 da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE), que dispõe no parágrafo 2:

“O pedido de patente europeu [pendente] ou patente europeia [concedida] não pode ser modificado de forma que o seu objeto se estenda para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado”.

O conteúdo do pedido inclui o relatório descritivo, as reivindicações e as figuras originalmente apresentados, mas não inclui nem o resumo do pedido nem o pedido prioritário (se houver).

Em outras palavras, emendas são permitidas com base na descrição, reivindicações ou figuras originalmente apresentados, desde que não haja acréscimo de matéria (não importa quão importante e fundamental seja para a invenção). Portanto, é muito importante redigir o texto da patente desde o início da melhor forma e o mais completo possível, porque, se mais tarde algum ponto importante estiver faltando ou se algum ponto não estiver bem definido, ele não poderá ser adicionado ou melhor definido (se isso significar um acréscimo de matéria).

A principal razão para esta exigência é que se considera que não seria justo para as partes introduzir, mediante uma emenda após a data do pedido, conteúdo à patente que ainda não estava incluído no que foi originalmente depositado, uma vez que esse novo conteúdo emendado teria a mesma data efetiva que o restante da patente, ou seja, a data de depósito da patente.

A adição de matéria que se estende além do conteúdo original pode ser causada não apenas pela modificação envolvendo acréscimo de uma nova característica, mas também pela substituição de uma característica por outra ou até mesmo pela remoção de uma característica (já que esta remoção pode tornar o conteúdo apresentado após a modificação mais amplo do que o original por ter menos características, ou seja, menos restrições).

Para atender a este requisito, que a emenda não resulte em uma ampliação além do conteúdo original (mais comumente conhecido como “acréscimo de matéria”), não é essencial que o assunto sobre o qual a emenda se baseia seja explícito (pode ser implicitamente descrito) ou que seja literalmente descrito no conteúdo original; mas que a emenda seja direta e inequivocadamente derivada do conteúdo original do pedido de patente para um técnico no assunto (levando em conta as características implicitamente descritas no conteúdo original para um técnico no assunto).

Para que as emendas sejam permitidas, não é suficiente que a alteração seja óbvia ou evidente (do que é descrito no conteúdo originalmente apresentado), mas é necessário que a alteração seja inequivocadamente derivada do conteúdo original, que é uma condição muito mais limitante.

Se a alteração envolver a combinação de características que estão no conteúdo original e que fazem parte de diferentes realizações independentes da invenção proposta, tampouco seria permitida a menos que tal combinação seja apresentada (ou direta e inequivocadamente derivável) no conteúdo original.

Em geral, pode-se dizer que, para determinar que esta condição de que a alteração não caracteriza ampliação do conteúdo original, o EPO aplica critérios muito rigorosos e exige prova de que não há adição de matéria (ou seja, que tenha base no conteúdo original) de forma clara e inequívoca.

¿Se pueden realizar modificaciones, una vez concedida la patente?

Una vez que la patente sea concedida se puede modificar, bien mediante un procedimiento de limitación presentado por el propietario de la patente o bien durante una oposición presentada, por una parte distinta del propietario, contra la concesión de la patente.

En el caso de modificaciones tras la concesión, además de lo indicado en la sección anterior (Artículo 123 apartado 2), se debe cumplir el requisito que viene dado por el Artículo 123 apartado 3 (123(3)) del CPE, que dice:

“La patente europea [concedida] no se puede modificar de tal manera que se extienda la protección que ella otorga”.

En otras palabras, que no se pueden realizar modificaciones que supongan una extensión de la protección inicialmente concedida. Simplificando, este apartado 3 viene a decir principalmente que no se pueden modificar las reivindicaciones más allá del contenido de las reivindicaciones concedidas. Es decir, si en el Articulo 123 apartado 2 (123(2)) el límite para las modificaciones era el contenido originalmente solicitado, aquí el límite viene dado por las reivindicaciones concedidas.

El motivo principal de la exigencia de este requisito es que se considera que no sería justo para otras partes que tras la concesión (incluso muchos meses después, ya que una oposición puede tardar años en finalizar), el ámbito de protección otorgado por la patente se amplíe (por ejemplo, abarcando productos que no estuvieran protegidos por la patente concedida inicialmente). Ya que esto supondría una incertidumbre legal significativa para otras partes (otras empresas) que no sabrían con seguridad hasta dónde llegaría la protección otorgada por dicha patente concedida inicialmente, ya que después se podría ampliar (es decir, no sabrían con seguridad cuándo infringirían la patente y cuándo no).

Podem ser feitas emendas após a concessão de patente?

Uma vez concedida, a patente pode ser emendada em decorrência de limitação apresentada pelo titular da patente ou durante uma nulidade apresentada por terceiros contra a concessão da patente.

No caso de modificações após a concessão, além do indicado na seção anterior (artigo 123 parágrafo 2), deve ser cumprida a exigência dada pelo artigo 123 parágrafo 3 (123(3)) do CPE, que determina:

“A patente [concedida] europeia não pode ser modificada de forma a ampliar a proteção que confere”.

Em outras palavras, não podem ser feitas emendas que impliquem em ampliação da proteção inicialmente concedida. Simplificando, este parágrafo 3 significa principalmente que as reivindicações não podem ser emendadas além do conteúdo das reivindicações concedidas. Assim, se no artigo 123 parágrafo 2 (123(2)) o limite para as emendas era o conteúdo originalmente apresentado, aqui o limite é determinado pelas reivindicações concedidas.

A principal razão para esta exigência é que se considera que não seria justo para terceiros se, após a concessão (incluindo meses depois, posto que uma nulidade pode levar anos para ser finalizada), o escopo da proteção concedida pela patente fosse ampliado (por exemplo, para cobrir produtos que não foram protegidos pela patente inicialmente concedida). Isto criaria uma insegurança legal significativa para terceiros (outras empresas) que não saberiam ao certo até que ponto a proteção pela patente inicialmente concedida se estenderia, caso fosse ampliada posteriormente (ou seja, não saberiam ao certo quando violariam ou não uma patente).

Neste âmbito, pode surgir um conflito entre as exigências dos artigos 123(2) e 123(3). Este conflito consiste no seguinte: pode acontecer que, durante o exame, seja permitida a adição de uma característica que em nulidade seja considerada inadmissível pelo Artigo 123(2), ou seja, considera-se que houve adição de matéria com relação ao conteúdo original do pedido de patente; isto implica que tal característica adicional teria que ser removida, caso contrário a patente seria revogada em fase de nulidade por não cumprimento do Artigo 123(2). Entretanto, se este recurso for removido, há uma extensão da proteção conferida, contrário ao que dispõe o Artigo 123(3), de modo que a patente será revogada em nulidade por não conformidade com o Artigo 123(3). Consequentemente, tendo permitido a adição de tal característica durante o exame, a patente será revogada em nulidade, não importa o que seja feito.

Esta é outra razão pela qual os examinadores do EPO, durante o procedimento, são muito rigorosos na aplicação do Artigo 123(2) ao permitir modificações.

Neste artigo, destacamos os pontos mais relevantes e delicados que regulamentam as emendas perante o EPO. Esta é uma questão complexa e fundamental que deve ser levada em consideração para obter a concessão de uma patente europeia.

Em conclusão, pode-se melhor esclarecer este parágrafo da seguinte maneira:

Em resumo, a regulamentação das emendas perante o EPO contém aspectos muito delicados e relevantes, uma questão complexa e fundamental que deve ser levada em consideração para obter a concessão de uma patente europeia.

Manuel Pérez

Manuel Pérez

Ingeniero de Telecomunicaciones.Director del área de patentes de telecomunicaciones y software.

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