Usar una marca ajena como palabra clave en Google puede ser infracción

El sistema de anuncios de Google o Adwords permite que un anunciante pueda utilizar una marca de su competencia como palabra clave ¿Es esta conducta ilegal?

Aunque en otras ocasiones hemos abordado este tema, tras la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 26 de febrero sobre el tema, muchos temíamos que la cuestión del uso como palabra clave de una marca ajena fuera una cuestión zanjada.  Los que protegemos los intereses de los titulares de derechos (marcas, propiedad intelectual, …) no acabamos de entender que el uso de una marca ajena pueda justificarse como “algo habitual en el mercado”. Es difícil decirle a quien se ha molestado en registrar una marca y ponerla en favor con esfuerzo, tiempo y dinero, que si cualquiera puede utilizar su marca para atraer visitantes a su anuncio, nada podrá hacer.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acotado tanto la interpretación que limita mucho las situaciones en las que podemos encontrarnos ante una infracción reduciendo básicamente la cuestión a que el usuario, el internauta, tenga claro que está ante un anunciante distinto o no. Sería decir: entre ZARA y MANGO nadie se confunde pero ¿y si las marcas no son muy conocidas o pertenecen a un sector muy concreto poco marquista?

Hemos tenido el honor de representar a una de las compañías del sector del descuento de pagarés con mayor crecimiento en los últimos años: GEDESCO. Esta compañía ha visto en los últimos años como empresas de su competencia han utilizado sus marcas para posicionar sus anuncios en los servicios de Adwords de Google.

En sendos procedimientos tramitados en primera instancia en los juzgados de lo mercantil de Madrid y Valencia con las marcas URGIALIS y GEDESCO respectivamente, los jueces de primera instancia han declarado que el uso de la marca URGIALIS y GEDESCO como palabra clave en un servicio de anuncios como Adwords constituye una infracción de marca y además supone un acto de competencia desleal por cuanto además en ambos casos, las marcas coinciden con el nombre de las empresas y la actuación es considerada además un acto de explotación de la reputación ajena. Y ello es así porque según ambos jueces, en un sector como el que nos ocupa, el usuario no conoce a ciencia cierta la vinculación entre las empresas y las marcas y no puede saber si el anuncio que aparece tiene o no que ver con la marca buscada. Es decir, estamos ante un riesgo de confusión. En esta línea se había pronunciado tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en resoluciones anteriores que han marcado el camino a seguir. Los requisitos que dichas sentencias apuntaban eran los siguientes:

  1. Que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica.
  2. Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión.

Aunque estas resoluciones no son firmes, encajan perfectamente en el criterio que se pretende con la interpretación de nuestro alto Tribunal. Esto es especialmente beneficioso para sectores poco marquistas en los que el usuario conoce una marca (por la publicidad, por referencias, etc) pero no conoce otras marcas del sector y de la competencia y no tiene forma de saber si dichas marcas y empresas están vinculadas o forman un mismo grupo.

Seguiremos informando de la suerte de estos procedimientos en la confianza que sean favorables para los titulares de las marcas.

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