26 mayo 2020
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha resuelto, ante la demanda interpuesta por H&A en representación del Consorci de Turisme de Barcelona, la transferencia del nombre de dominio “barcelonavisit.com” a favor de la citada organización, en aplicación de la Política Uniforme de resolución de Conflictos en materia de Nombres de Dominio (UDRP en su sigla en inglés) en el procedimiento arbitral Caso No. D2020-0316.
Hechos denunciados
El Consorci de Turisme de Barcelona (el Consorci en lo sucesivo) es una entidad pública española, constituida en 1993, por el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y la Fundación para la Promoción de Barcelona. El Consorci tiene encomendada de forma oficial la promoción y dinamización de la oferta turística, cultural y comercial de Barcelona y su entorno, que realiza de forma presencial mediante una amplia red de oficinas y cabinas de información turística, así como a través de Internet y las principales redes sociales, bajo diversas marcas entre ellas, VISIT BARCELONA, marca registrada para diferentes servicios promocionales. Es así mismo titular de varios nombres de dominio como visitbarcelona.com y barcelonaturisme.com, el primero redireccionado a este último.
El Consorci detectó la existencia de un nombre de dominio bajo el cual se prestaban servicios relativos a la promoción de actividad turística en Barcelona (siendo el Consorci la única entidad oficialmente reconocida para ello) bajo el nombre de dominio barcelonavisit.com. A principios del presente año 2020 dirigió a los titulares del mencionado nombre de dominio una reclamación por burofax, haciendo constar la titularidad de sus marcas y nombres de dominio confundibles con “barcelonavisit.com” y que se trata de la única entidad oficialmente habilitada para promover el turismo de Barcelona. En consecuencia, se instaba a los titulares a transferir a favor del Consorcio “barcelonavisit.com”.
Como es ya conocido, el procedimiento arbitral es obligatorio para cualquier titular de nombre de dominio si el demandante sostiene ante el proveedor de servicio de arbitraje que:
– El nombre de dominio reclamado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
– el titular del dominio carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y
– que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Para dar cumplimiento a estos requisitos, el Consorci indicó que:
– El nombre de dominio reclamado era idéntico a las marcas registradas con la simple alteración del orden de los dos términos, y que se incrementaba el riesgo de confusión al operar el demandado en el mismo sector turístico del Consorci.
– Que el titular del nombre de dominio no ostenta titularidad de derecho alguno que proteja la denominación BARCELONA VISIT.
– Que el nombre de dominio se solicitó con mala fe, ya que es notoriamente conocida la marca VISIT BARCELONA en el sector turístico, y además había ofrecido transferir el nombre de dominio por 20.000 euros, siendo este tipo de ofrecimientos uno de los elementos acreditativos de la mala fe, según un gran número de decisiones de la OMPI que dan lugar a un criterio interpretativo recogido en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición. El uso del nombre de dominio, además, se hace tratando de buscar la confusión con el Consorci, ofertando servicios en forma muy similar y en un sitio web configurado de forma similar al del Consorci, buscando incrementar el tráfico del web infractor.
Ante la ausencia de respuesta por parte del demandado, la panelista (árbitro) encargada de este asunto resolvió dictaminar que existe semejanza entre las marcas del Consorci y el dominio reclamado, hasta el punto de que existe riesgo de confusión acerca de la titularidad del nombre de dominio. Según los documentos aportados por H&A en nombre del Consorci, el demandado no parece tener derechos sobre la denominación que usa como nombre de dominio.
Parece existir, en opinión de la experta, una voluntad clara de mantener la confusión, toda vez que el nombre de dominio barcelonavisit.com redirige al nombre de dominio “barcelonatourisme.eu”, idéntico al nombre de dominio básico del Consorci (barcelonatourisme.com), salvo por el dominio de primer nivel bajo el que se acoge. De ello la experta concluye que la voluntad de provocar confusión y atraer tráfico a su dominio es evidente, aunque no se pronuncia sobre la titularidad del mencionado nombre de dominio bajo .eu por no ser objeto del procedimiento, pero destaca que el mismo ha sido registrado el 10 de febrero de 2020, es decir, una vez iniciado el procedimiento que ahora estudia.
Hace hincapié la experta en que el sitio web que presenta el demandado (incluso ahora que usa el nombre de dominio barcelonatourisme.eu que redirige a “barcelonavisit.com” ) es muy similar al del Consorci en su apariencia, disposición de los contenidos, contenidos en sí mismos y en definitiva imagen que se ofrece al visitante, lo que ahonda la certeza de mala fe por parte del demandado al tratar de crear confusión con el dominio (y actividad) del Consorci para aprovecharse de la fama generada por dicha entidad, ya que opera en la misma rama de actividad.
Examinadas todas las circunstancias anteriormente expuestas, la experta concluye que “…resulta probable que el Demandado conociera la existencia de la Demandante y de su marca notoria, apuntando a esta marca con la intención de aprovecharse de su reputación, buscando la confusión o asociación con un ánimo lucrativo, para ofertar servicios idénticos a los ofertados por la Demandante dando la impresión de tratarse de la misma entidad u otra ligada a la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política. El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página web a la que este se encuentra asociado, corroboran esta conclusión.”
En consecuencia, la experta resuelve que el nombre de dominio sea transferido a nombre del Consorci.
Parecería que, pasado ya tanto tiempo desde que los nombres de dominio están entre nosotros y la normalización del mundo de Internet (al que algunos le llaman el universo paralelo y otros un nuevo continente) es una realidad cotidiana, los conflictos relativos a nombres de dominio con marcas habrían desaparecido. Lejos de ello, el pasado año 2019 se registraron en OMPI 5.567 procedimientos de recuperación de nombres de dominio según la UDRP, un diez por ciento más que en 2018 (5022) y la mayoría (entre un 70 y un 80%) tienen como objeto un nombre de dominio “.com”.
Lo peor es que el titular de marcas de reconocido prestigio no sabe de la “ciberocupación” de su marca mediante un nombre de dominio en Internet hasta que no tropieza con el “ciberocupa”. Es en ese momento cuando descubre que es caro recuperar el nombre de dominio y no siempre es fácil, como recientemente vimos en este mismo espacio con el asunto “campofrio.com”. Los requisitos para utilizar el sistema arbitral de la UDRP son muy exigentes y el procedimiento debe llevarlo un experto en estos procedimientos como lo son los componentes de nuestro equipo en H&A.
En el supuesto de que no se consiga la transmisión del nombre de dominio en el marco de uno de estos procedimientos, el titular se verá abocado a olvidar su marca como nombre de dominio o a iniciar un procedimiento judicial largo, costoso y, como todo procedimiento judicial, de resultado incierto. Por eso, en nuestro asesoramiento integral al proteger un signo distintivo que identifique una empresa de forma inequívoca, incluimos un estudio de la posibilidad de obtener el nombre de dominio equivalente para evitar sorpresas indeseadas.
Vale más gastar una pequeña cantidad en el momento de poner en circulación una marca, y reservar los nombres de dominio correspondientes, que tener que recurrir a procedimientos arbitrales y judiciales para recuperarlos, sin contar con el daño que en el lapso de tiempo hasta que la recuperación se haga efectiva, puede sufrir nuestro signo. Daño que, a veces, es irreparable.
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