La impugnación de signos distintivos en la ley de marcas: distintos supuestos

13 julio 2022

Como es sobradamente conocido, la ley de marcas, permite al titular de un derecho anterior presentar oposición a una solicitud de marca de un tercero que vulnere sus derechos prioritarios, siempre y cuando:

• la nueva solicitud sea idéntica a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
• que el signo posterior, por ser idéntico o semejante a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor y destinatario de dichos productos y servicios.

Sin embargo, la legislación española también permite la impugnación de nuevas solicitudes de signos distintivos en determinados casos en los que no existe un derecho prioritario registrado, entre los que se encuentran los supuestos que desarrollaremos a continuación:

En primer lugar, el artículo 6.2 d) de la Ley de Marcas permite presentar oposición en base a una marca no registrada, siempre y cuando en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen, sea “notoriamente conocida” en España.

De esta manera, a través del indicado artículo, la legislación española permite impugnar una nueva solicitud con una base en una marca que, aun sin estar registrada, sea considerada “notoriamente conocida” en el territorio relevante, esto es, España.

En cuanto a la mencionada notoriedad, debemos remitirnos a lo expuesto en el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados en el que se establece:

Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios».

En todo caso, la indicada notoriedad (renombre) deberá quedar acreditada documentalmente en el escrito de oposición, para lo que tendremos que tener en cuenta tanto el artículo 8 de la LM de marcas, como toda la doctrina que gira en torno a la forma de probar el renombre de los signos distintivos.

En segundo lugar, el artículo 9 de la ley de marcas española en su apartado 1 establece una serie de supuestos en los que, sin la debida autorización, no podrá registrarse una marca, por lo que existe la posibilidad de plantear, en base a dichos supuestos, la correspondiente oposición.

En este sentido el punto 1 del precitado artículo, determina que:

Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

Para que sea posible la impugnación de una solicitud en base a dicho artículo es preciso el cumplimiento de una serie de requisitos:

• Que la nueva solicitud incorpore el nombre conforme a su regulación en la Ley 20/2011 del Registro Civil.
• El nuevo nombre además debe referirse a una persona física determinada.
• Por último, es preciso que la persona con ese nombre y apellidos interponga la correspondiente oposición contra la nueva solicitud que incorpora un nombre y apellidos idénticos al suyo.

Por lo tanto, nos encontramos con un supuesto dirigido exclusivamente a la protección de derecho al nombre y a la propia imagen de las personas físicas, en consecuencia, no se tendrán en cuenta las oposiciones basadas en este artículo que no aludan, expresamente, a una persona física.

b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

El apartado b del artículo 9.1, supone un supuesto similar al caso anterior que, sin embargo, incluye una serie de especialidades, toda vez que pretende impedir el acceso al registro de marcas que cumplan las siguientes premisas:

• que se identifique con dicha marca a una persona distinta del solicitante ya sea su nombre, el apellido, el seudónimo, el título o cualquier otro signo.
• que por la generalidad del público sea conocida dicha persona que se idéntica con la nueva solicitud.

Con esta prohibición se pretende otorgar protección tanto al público destinatario, el cual podría llegar a pensar que un concreto producto o servicio tiene una procedencia determinada y reconocida y/o un reconocimiento que en realidad no le corresponde, como los derechos e intereses de la persona conocida por la generalidad del público, por lo que, en caso de oposición, el escrito deberá ir acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de dichos derechos anteriores.

Asimismo, y a diferencia del supuesto anterior, esta prohibición podrá ser examinada de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, siendo necesario que la persona cuyo nombre, apellido, seudónimo…, conocido por la generalidad del público, esté viva o que no hayan pasado más de 80 años desde su fallecimiento, conforme a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Por ello, para evitar la aplicación de esta prohibición basta con aportar la correspondiente autorización en el momento de la solicitud de la marca o en el momento de la contestación al suspenso.

A modo de ejemplo, citamos los siguientes expedientes de marca en los que fue de aplicación el artículo 9.1b) LM:

• El reciente suspenso recaído en el expediente de marca M4145595 elrubiusOMG en el que la OEPM ha considerado que: “La marca solicitada se halla incursa, para todas las clases solicitadas, en la prohibición del art. 9.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), al contener el nombre “ELRUBIUS”, nombre con el que se conoce al youtuber Rubén Doblas Gundersen “El Rubius”, que para la generalidad del público identifica a una persona distinta del solicitante, sin aportar la debida autorización para el registro de la marca.”
• Expediente de Marca nacional M3742772, en el que se acordó el suspenso de oficio al considerar el examinador de la OEPM que la marca se hallaba incursa en la prohibición del artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), al contener un nombre (Carlos Sainz) que para la generalidad del público identifica a una persona distinta del solicitante, sin aportar la debida autorización para el registro de la marca. Y, finalmente, fue concedido el expediente al aportar -dentro del plazo- la correspondiente autorización.

• Expediente de Marca nacional M3682669, la cual fue denegada en base al artículo 9.1b) LM.

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

Esta prohibición implica que el solicitante de la nueva marca “reproduzca, imite o transforme” determinados derechos previos que pueden dividirse en dos categorías, derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad industrial.

De esta manera, por una parte, debemos diferenciar los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual, destacando la Oficina Española de Patentes y Marcas, que aquellos derechos relativos a la propiedad intelectual que más pueden asemejarse a las marcas son: las obras gráficas en general, así como, los nombres, sus combinaciones, o las de éstos con aquellas que, o son originales por sí mismos, o están ligados a una obra original protegible por propiedad intelectual como en el caso de los títulos, personajes o caracteres de una obra literaria o artística.

Además estos casos y, a la hora de presentar una posible oposición basándonos en la prohibición del artículo 9.1c)LM, no se exige como requisito que el derecho prioritario se encuentre registrado, toda vez que el derecho de propiedad intelectual nace con la propia creación, siendo la inscripción meramente facultativa por lo que, en estos casos, además de acreditar tanto la titularidad como el ámbito de protección de dichos derechos anteriores, será necesario probar la existencia del derecho previo en el que se basa la impugnación por otros medios como, por ejemplo, pruebas que muestren una explotación, reproducción, divulgación o transformación en diferentes soportes, el depósito ante Notario…

En este sentido, citamos a modo de ejemplo la denegación del expediente de Marca nacional M366737, por considerar que el signo solicitado imitaba o transformaba creaciones protegidas por un derecho de autor y por el Diseño comunitario D-2500991.

Por otra parte, tenemos otros derechos de propiedad industrial distintos de las marcas y nombres comerciales, entre los que se encuentran los diseños industriales, por lo que el escrito de oposición tendrá que ir acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de dichos derechos anteriores.

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

Con esta prohibición es posible impugnar una nueva solicitud siempre y cuando identifique a una persona jurídica o empresa distinta en el tráfico mercantil con base, entre otros, al nombre comercial (el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil), la razón social (el nombre con que se identifica a la empresa o sociedad), la denominación social (el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones); denominación de asociaciones, fundaciones…,cuando tales signos no están registrados en la OEPM.

Sin embargo, en estos supuestos también es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• identidad o semejanza entre el signo y la denominación o razón social anterior
• también es preciso que el ámbito aplicativo sea idéntico o similar
• que, como consecuencia de la identidad o semejanza que se produce entre la denominación previo y el signo solicitado y la identidad o semejanza que existe en el ámbito de aplicación, se genere el riesgo de confusión y/o asociación que la ley marcaria pretende evitar.

No obstante, como requisito adicional en este caso es indispensable que la persona jurídica cuyo nombre comercial, denominación, razón social… haya sido solicitado como marca, pruebe el uso o conocimiento notorio de los mismos en el conjunto del territorio nacional.

De esta manera, lo que se exige a través de este requisito adicional es que ese nombre comercial, denominación o razón social que identifica en el tráfico económico a una concreta y determinada persona jurídica o empresa, acredite el uso de dicho signo en el tráfico económico, o bien el conocimiento notorio del signo en los sectores interesados.

En consecuencia, la prueba de uso o conocimiento notorio son dos elementos independientes y alternativos, y bastará cualquiera de ellos para cumplir este presupuesto de aplicación de la prohibición.

Asimismo, la interpretación restrictiva de esta prohibición y, en consonancia con reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales, ha destacado que el adjetivo notorio va asociado únicamente al término “conocimiento”, por lo que la prueba del “uso” no requiere que se cumpla con dicha característica. En otras palabras, el titular del derecho prioritario debe probar o el uso o el conocimiento notorio del nombre comercial, denominación, razón social…, en el conjunto del territorio nacional.

En un mismo sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16/07/2009:

La Ley de Marcas 17 de 2001, de 7 de diciembre se refiere a uso o conocimiento notorio, no existiendo un criterio jurisprudencial definitivo acerca de si el uso ha de ser notorio (aunque se refieren incidentalmente a la notoriedad las SS. de 4 de junio de 2008 y 26 de febrero de 2009 en relación a como de tal signo distintivo), si bien la generalidad de la doctrina parece estar de acuerdo en que la notoriedad se refiere sólo al conocimiento (se alega la lógica del sistema; la equiparación con el uso del nombre comercial extranjero, a efectos CUP; el que no se emplee el plural “notorios”, -lo que revela lo sencillo que le habría sido al legislador evitar la incertidumbre poniendo la expresión “o conocimiento notorio” entre comas-, etc.).

Por ello, la norma no requiere indispensablemente que se den ambos requisitos, sino que, la aplicación de uno de ellos será suficiente.

Por lo tanto, no se trata de unos requisitos acumulativos si no que basta con que se acredite uno de estos supuestos, es decir, el uso o el conocimiento notorio, entendiendo que el adjetivo notorio va asociado únicamente al término “conocimiento”, para que pueda impedir el registro de otro signo.

En tercer lugar, los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley de Marcas española establecen otros motivos de impugnación:

Por un lado, el apartado 2 impide el acceso al registro de aquellos signos que identifiquen al solicitante a través del nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo cuando incurran en alguna de las prohibiciones previstas en la legislación marcaria.

Consecuencia de ello, podemos afirmar que el registro de un nombre como marca no es absoluto ni definitivo, sino que también está sujeto al resto de exigencias previstas en la ley.

Por otro lado, el apartado 3 prohíbe el registro de un nuevo signo distintivo si, conforme a la legislación nacional o de la UE sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se den los siguientes requisitos:

a) Que se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

b) Que dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Esta prohibición permite impugnar una nueva solicitud en base a una D.O. o I.G.P. aun cuando todavía no esté registrada, sin embargo, es preciso que en el momento de la denegación se produzca el efecto registro, razón por la cual será posible la suspensión del procedimiento en base al artículo 26.a) LM hasta que se resuelva sobre el registro de la D.O. o I.G.P.

En consecuencia y con este artículo, lo que se pretende es la recopilación de otras formas de impugnar las solicitudes de nuevos signos distintivos, más allá del supuesto habitual en el que existe un derecho prioritario idéntico o semejante con idéntico o semejante ámbito de aplicación, con el objetivo de dar a conocer otras formas de obtener una mayor protección de los derechos, independientemente de que se disponga de una adecuada protección marcaria.

Por consiguiente, a la hora de plantearnos la impugnación de una solicitud de marca, habrá que tener muy en cuenta las circunstancias fácticas del caso concreto para utilizar las máximas opciones que nos ofrece la Ley, con lo que la contundencia de nuestra actuación será mucho mayor, con el consiguiente beneficio para nuestro representado y cliente.

No obstante, en todos los casos anteriormente indicados y, al margen de las posibilidades que nos ofrece la ley de marcas, nuestra recomendación es que, de manera conjunta a las acciones anteriormente previstas, se proceda a realizar los trámites pertinentes para obtener la adecuada protección de aquellos derechos susceptibles de registro, evitando, de esta manera, que terceros puedan aprovecharse de manera injusta de lo que no les corresponde.

Marcas Doctrina de H&A