La justicia argentina considera ilegal el uso por un competidor de una marca ajena como keyword en internet

20 julio 2018

La justicia argentina considera ilegal el uso por un competidor de una marca ajena como keyword en Internet. Lo refleja así una sentencia que versa sobre buscadores de Internet, palabras clave y uso de marca ajena y que relatamos a continuación detallando el caso “ORGANIZACIÓN VERAZ SA c/ OPEN DISCOVERY SA s/ cese de uso de marca” (CNFed.Civ.Com., Sala III, causa 1789/09, 04/05/18).

CASO:

1. Breve noción de los hechos y del caso.

La sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hace un relevamiento muy bien detallado y circunstanciado de los antecedentes de la causa y de los hechos sometidos a juzgamiento. Por tal motivo, vamos a limitar al mínimo posible las referencias a los antecedentes y hechos, remitiendo al lector a la fuente directa, el fallo.

Sí aclaramos que lo que se debatió en la causa es si el uso de la marca de un competidor como palabra clave (keyword) en los buscadores de Internet, con la finalidad de atraer clientela, constituye una infracción marcaria en los términos de la ley 22.362, y un acto de competencia desleal; y si dicho ilícito puede generar consecuencias dañosas susceptibles de ser reparadas.

Eso es lo que hizo la demandada. Utilizó como palabras clave en los motores de buscadores de Internet las marcas VERAZ y ORGANIZACIÓN VERAZ de la actora, además de otras denominaciones similares como VERAS, BERAZ y BERAS. Como consecuencia de ese uso, logró, ante el ingreso en los cuadros de búsqueda de tales términos por los usuarios de Internet, aparecer en los resultados con enlaces patrocinados, con preferencia respecto de los resultados naturales que conducían al sitio y servicios de la actora.

Desde el punto de vista tecnológico, probablemente el fallo bajo análisis no se refiera a hechos novedosos. Pero desde la óptica del derecho es de gran trascendencia ya que es el primero en resolver sobre esta cuestión, lo cual no es un tema menor, toda vez que el derecho suele correr en desventaja respecto de los hechos, pues estos últimos acontecen primero, sobre todo en cuestiones en las que el vertiginoso avance de la tecnología y las ciencias desafían la inteligencia de las categorías jurídicas tradicionales.

2. Los fundamentos del fallo.

El principal acierto del fallo, en nuestra opinión, es considerar que el uso de la marca ajena como palabra clave (keyword) por un competidor constituye una infracción.

Para llegar a esa conclusión, la Dra. Medina -Vocal preopinante-, recurre, en una primera aproximación al tema, al derecho comparado, mediante el análisis de algunos casos fallados por cortes de Estados Unidos de América y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si bien la incidencia de las conclusiones de fallos foráneos es relativa, pues se nutren de principios y normas que muchas veces no son coincidentes con las locales, en casos novedosos permiten analizar y ponderar los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan una y otra posición para confrontarlas con nuestro derecho interno.

Las distintas hipótesis del uso de una marca por quien no es su titular han dado lugar a una distinción o categorización. Así se distingue entre el uso de una marca ajena como propia y el uso de una marca ajena como ajena. También suele hablarse de uso marcario y no marcario, y algunos autores se refieren a los usos típicos y atípicos (Ver Bertone, Luis E, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Buenos Aires 2003, Heliasta, T. 2, pág. 244 y ss.). No hay lugar a dudas de que la conducta de quien utiliza la marca de un tercero como propia, es decir, para identificar los productos que fabrica y vende o los servicios que presta, constituye infracción, y está alcanzada por el art. 31 inc. a) de la ley de marcas. Este uso afecta la principal función de la marca, la distintiva, aunque también una de las secundarias, la de indicación de origen o procedencia. La duda se genera en los otros supuestos. Es decir, aquellos en los que el tercero que usa la marca lo hace bajo el reconocimiento de que se trata de una marca ajena, o bien la utiliza como un factor de atracción para potenciar el uso de sus marcas propias.

Dentro del segundo supuesto, también es posible advertir diferentes escenarios. No todo uso de una marca ajena es ilícito, lo que equivale a decir que existen usos lícitos de la marca ajena. Entre estos últimos podemos citar el uso por revendedores o distribuidores, el uso para indicar compatibilidad con repuestos o accesorios, y el uso relacionado a servicios técnicos o de reparación. Si estos usos no sugieren la existencia de un vínculo o asociación entre el tercero y el titular de la marca, no aprovechan indebidamente el prestigio o el poder de atracción de la marca ajena y no dañan o denigran su reputación o distintividad, no se produce interferencia con el ámbito de protección que confiere la marca.

En síntesis, a la marca se le reconocen como funciones la distintiva, la de indicación de origen, la publicitaria o poder de atracción, y la de garantía, y es en virtud de dichas funciones que debe ser tutelada. Por lo tanto, cualquiera de los usos que hemos mencionado, en la medida en que afecten una o varias de las funciones de la marca, podrán ser considerados contrarios a derecho, cuestiones que no profundizamos aquí, pues excederían largamente el propósito de este artículo.

En el fallo ha quedado bien claro, y esto también lo consideramos un acierto, que la demandada es competidora directa de la actora, y que el uso marcario cuestionado fue en relación con los servicios que prestan ambas partes.

Por ello, también es adecuada la referencia a la competencia desleal, aun cuando las normas que la regulan en nuestro país se caractericen por su escasez y dispersión. En distintos pasajes de la sentencia se deja sentado que la demandada, que ingresó en el negocio de los informes comerciales con bastante posterioridad a la actora, utilizó como palabras clave las marcas de esta última, con el fin de aprovecharse de su prestigio y renombre, garantizándose el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial.

La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo habría sido el desempeño comercial y económico de la demandada si hubiera utilizado sus marcas o denominaciones genéricas –como informe comercial o crediticio? Y la respuesta tal vez sea posible encontrarla en la propia conducta de la demandada, que por algo prefirió valerse de las marcas de la actora.

Estas reflexiones, que brindan un gran sustento a la decisión final, permiten conjugar el ilícito marcario con la competencia desleal, en particular, con el indebido aprovechamiento del prestigio y del esfuerzo ajeno, aun cuando sean cuestiones que no siempre vayan de la mano. En efecto, toda infracción marcaria dolosa encierra un acto de competencia desleal, pues la conducta no es más que el aprovechamiento del esfuerzo y prestigio ajeno a través del uso de la marca ajena. Pero los actos de competencia desleal exceden en número y tipo a los ilícitos marcarios (Ver Otamendi, Jorge, “La competencia desleal”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos Aires 1998, Vol. 3.), por lo que la ecuación no funciona a la inversa.

Veraz, como marca, como nombre de empresa, como indicación de origen, es una denominación notoria, y por tal motivo es merecedora de una protección especial, acentuada. Esta circunstancia ha sido debidamente reconocida en el fallo, en desmedro de la posición de la demandada que intentó asimilar los signos distintivos de la actora con signos genéricos carentes de tutela marcaria.

Por último, una reflexión respecto de la cuestión pecuniaria. En materia de infracciones a la propiedad intelectual (la cuestión no solo se limita a las marcas), tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de manifiesto las dificultades que encierra la acreditación del daño y del nexo causal, así como la cuantía de aquel.

Esas dificultades muchas veces sirvieron de excusa para negar la procedencia de los reclamos resarcitorios. Otras tantas, para reconocerlos en una medida poco significativa, que constituían más un premio al infractor que una reparación al titular de los derechos afectados.

En los últimos tiempos el camino empieza a ser otro, con la vista puesta no solo en el titular de los derechos, sino también en el infractor y en los beneficios ilícitos obtenidos a partir de la infracción. Este fallo se inscribe en esa tendencia, que es más realista, y que sirve, sin duda, como un llamado de atención, en el sentido de que infringir los derechos ajenos tendrá consecuencias económicas.

3. Conclusiones

Internet, en muchos casos de aquellos que importan al derecho, es simplemente un escenario, una plataforma digital en donde se llevan a cabo las mismas conductas que en el mundo real (los fallos de otros países, y las discusiones en el nuestro, se nutren de analogías y ejemplos del mundo real que ayudan a comprender e interpretar las conductas que se llevan a cabo en el mundo virtual). Es cierto que las facilidades de acceso son ilimitadas, y es por ello que es una fuente inagotable de conflictos. Pero también lo es que, si las conductas en muchos casos son semejantes, también deben serlo las normas aplicables, y por ende las consecuencias, aun cuando requieran de un esfuerzo interpretativo inédito.

La adopción de una marca ajena como palabra clave no constituye de por sí un acto ilícito. La vida negocial está repleta de ejemplos en los cuales el uso de la marca de otro no es ilícito. Esos mismos ejemplos se replican en el mundo virtual.

La adopción de una marca ajena como palabra clave por parte de un competidor constituye un ilícito marcario, y como tal, un acto de competencia desleal, susceptible de generar el deber de reparar los perjuicios causados.

Por todo lo expuesto en estas breves líneas, saludamos con beneplácito los criterios y fundamentos que informan este fallo, que entendemos, se dirigen en el camino correcto.

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