Nuevo acuerdo de Concesión Acelerada de Patentes entre la USPTO y el IMPI

24 noviembre 2023

Recientemente, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) han anunciado la implementación de una iniciativa de trabajo para permitir la concesión acelerada de patentes mexicanas a titulares de patentes estadounidenses.

Esta iniciativa permite a un solicitante de patente al que se le haya concedido una patente estadounidense, la opción de elegir que el IMPI conceda de forma acelerada una patente sobre una solicitud de patente mexicana, en cualquier momento durante su trámite.

Los requisitos de las concesiones aceleradas

El programa (APG) comprende una serie de requisitos básicos para poder solicitar la concesión acelerada:

1. Tener una solicitud correspondiente en la USPTO y que se encuentre otorgada.
2. Únicamente aplica para las solicitudes de patente concedidas por la USPTO.
3. Se podrá solicitar, aunque ya haya iniciado el examen técnico en el IMPI.
4. Se deberán enmendar y coincidir las reivindicaciones con respecto a las reivindicaciones otorgadas por la USPTO.
5. Se deberá proporcionar el número de patente otorgada por la USPTO que haya sido publicada en gaceta, una traducción de las reivindicaciones al español, y una tabla comparativa de correspondencia entres reivindicaciones.

Las directrices que se deben seguir

Adicionalmente, existen una serie de directrices que se deben tomar en cuenta para el programa (APG) que consisten en los siguiente:

a) La solicitud debe reclamar prioridad de una solicitud de la USPTO o bien tener una prioridad en común con la solicitud de la USPTO (cuando sea una fase nacional del PCT)

b) Que la solicitud de patente correspondiente de la USPTO haya sido determinada como patentable por la USPTO y la patente concedida haya sido publicada en la Gaceta de patentes de USPTO.

c) La solicitud mexicana presentada ante el IMPI deberá estar publicada en Gaceta ya que debió cumplir con las formalidades de Ley establecidas.

d) Las reivindicaciones deben ser “suficientemente correspondientes”, es decir las reivindicaciones ante el IMPI deben tener el mismo alcance a las reivindicaciones de la patente otorgada por la USPTO, o bien las reivindicaciones ante el IMPI pueden comprender un menor alcance que las otorgadas por la USPTO.

e) En caso de que sea necesario llevar a cabo enmiendas las reivindicaciones ante el IMPI, se deberá presentar el pago de las tasas gubernamentales.

f) Se podrá solicitar el procedimiento APG hasta dentro del plazo de dos meses que se provee para el examen técnico correspondiente. Además, se incluye el plazo de dos meses adicionales del mismo ordenamiento legal para dar contestación y como máximo al tercer oficio de requisitos que resulte del examen técnico.

g) Para las solicitudes divisionales el trámite y la solicitud de participación en el programa de concesión acelerada quedará suspendida hasta que el trámite de la solicitud inicial sea resuelto de manera definitiva.

h) El solicitante será notificado en caso de que la petición del programa de concesión acelerado (APG) no sea aceptada y por ende se le identificarán los defectos/deficiencias en la petición.

i) El solicitante tiene la oportunidad de volver a solicitar el procedimiento APG, siempre y cuando sea dentro del plazo establecido en el inciso f).

j) El IMPI no emitirá notificación al solicitante sobre la aceptación del programa APG, sin embargo, en el resultado del Examen técnico se sabrá la aceptación o no mediante la emisión de la Acción técnica correspondiente.

k) Las solicitudes de modelos de utilidad y diseños industriales, así como las solicitudes de patentes que contienen reivindicaciones con materia considerada como no patentable, no son sujetas de participación en el presente programa APG.

l) La aceptación de la petición de participación en una solicitud de patente inicial no se trasladará a una solicitud divisional. Por tanto, el solicitante debe presentar una nueva solicitud de participación al programa APG para la solicitud divisional.

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