Piensa… luego, extiende la protección de tu marca a otros países

26 octubre 2021

En la actualidad, la extensión de la protección de la marca a otros países es crucial, toda vez que nos encontrarnos en un mercado dinámico y caracterizado por la creciente oferta y demanda digital. Pero antes de poner en marcha solicitudes de registro en otros países, cada empresario debe ser debidamente asesorado y contar con una estrategia de expansión a medida que involucre un análisis global sobre la fuerza distintiva del signo, viabilidad en los países de interés, descripción de los productos/servicios y el uso real que la marca tendrá en cada territorio.

La creciente integración económica entre los continentes y el aumento del comercio internacional no son ajenos a la propiedad industrial, todo lo contrario. Y, por ello, el capítulo relacionado con la protección de invenciones, diseños, signos distintivos y/o creaciones intelectuales en los acuerdos internacionales de comercio juega un rol fundamental en las negociaciones. Si a ello añadimos la tendencia cada vez más creciente de actividades comerciales online, tenemos como resultado que la oferta de productos y/o servicios más allá de las fronteras del domicilio del ofertante va in crescendo. Para garantizar la implantación y el reconocimiento de los productos/servicios entre los consumidores extranjeros, así como la calidad de aquellos, todo empresario que valore su inversión deberá extender la protección de sus activos intangibles en aquellos territorios de interés.

Centrándose en la figura jurídica de la marca, su registro ante la autoridad competente concederá al titular la potestad de impedir que terceros la utilicen sin autorización o intenten registros de signos confundibles con miras a un aprovechamiento indebido de la reputación e inversión ajena.

Salvo contadas excepciones, los principios de territorialidad e inscripción registral que rigen el derecho marcario disponen que la marca concede derechos exclusivos a su titular, únicamente en aquellos territorios en los que está registrada, con independencia de si la usa en dichos mercados (primero en el registro, primero en el derecho).

Bajo este escenario, una vez tomada la decisión de extender la protección de la marca, no basta con solicitar su registro “a diestro y siniestro”, sino que deberemos analizar y estudiar cada mercado en donde se protegerá, ya que cada país tiene sus propias exigencias y particularidades. En caso contrario, no solo incurriremos en importantes gastos contestando acciones oficiales de forma, de fondo y rechazos al registro, sino que -peor aún- podríamos perder los derechos exclusivos una vez que la marca ya es reconocida y está implantada en la mente del consumidor local.

El abogado especialista en Derecho de Marcas desempeñará un papel clave en la internacionalización de la marca y deberá ser quien -de la mano de cada cliente- elabore una estrategia de expansión personalizada, minimizando riesgos y cuidando la economía del cliente.

Es frecuente que los titulares de marcas dirigidos a la exportación opten por el Sistema de Madrid al ser un procedimiento práctico y capaz de gestionar carteras de marcas a través de un sistema centralizado y eficiente; además de que permite la presentación de una única solicitud de registro y el ahorro en gastos de traducción o contratación de agentes locales. Sin embargo, esta herramienta, de utilidad cada vez más aceptada y aprobada por más países (entre los más recientes Chile y Emiratos Árabes Unidos) no siempre será la más adecuada, aunque, posiblemente, bastante más flexible y la más económica.

Reiteramos la importancia de trabajar una estrategia a medida para cada caso concreto, ya que dependerá del país, criterios aplicables, tipo de marca, descripción de productos y/o servicios y, sobre todo, del uso que se hará de la marca, antes de decidir cómo solicitar su registro en cada territorio. También será importante tener en cuenta la urgencia del registro, toda vez que sabemos bien que los profesionales de marketing y las campañas publicitarias van muchas veces más deprisa que los departamentos de asesoría jurídica.

Hay que remarcar la importancia de los criterios aplicables al analizar el uso de la marca en el extranjero, dado que muchos países son estrictos en el momento de revisar y evaluar las pruebas de uso tendientes a acreditar la vigencia de una marca (cuando es cuestionada a través de una acción de caducidad por falta de uso). Estados Unidos, China, México, Brasil y otros países latinoamericanos exigen que la marca utilizada en el tráfico mercantil sea prácticamente idéntica a aquella inscrita en el registro.

A diferencia de la autoridad española (Oficina Española de Marcas – OEPM) o incluso de la europea (European Union Intellectual Property Office – EUIPO), que a este respecto aplican hoy en día criterios más laxos, las oficinas de marcas de los citados países son mucho más exigentes. En efecto, el uso de la marca con algunas variaciones que podríamos considerar secundarias (subjetivamente hablando) es considerado como uso de una nueva marca y, en consecuencia, los medios probatorios no servirán para demostrar el uso de la marca tal como ha sido registrada. En estos casos, ante una acción de caducidad por falta de uso, la marca registrada sería cancelada y quedaría libre para que un tercero se apropie de ella.

Sin perjuicio de que ante situaciones como éstas habrá que recurrir a otras vías legales para defender los derechos previos (por ejemplo, denuncia por competencia desleal y aprovechamiento de la reputación ajena), no podemos negar que estas acciones son bastante más engorrosas, muchísimo más caras y de una larga duración e incertidumbre, ya que en varios casos se llevan ante instancias judiciales y no administrativas.

Por lo anterior, no basta utilizar una marca base y extender su protección a cuanto país miembro del Sistema de Madrid encontremos, ya que -quizás- la marca base:

• está conformada por elementos no protegibles según otras legislaciones, o
• no refleja la forma cómo será utilizada en otros países, o
• resulta confundible con una marca previa en algún territorio determinado, o
• los enunciados no son aceptados por las oficinas de marcas extranjeras, o
• ha sufrido cambios sustanciales (por ejemplo, en las etiquetas) y ha quedado desactualizada.

No olvidemos tampoco que la marca internacional tiene una dependencia de la marca base por 5 largos años, por lo que evaluar la fortaleza del registro marcario base será un punto decisivo a la hora de evaluar el camino a tomar.

Una vez tomada la decisión de extender la protección de la marca, no basta con solicitar su registro “a diestro y siniestro”, sino que deberemos analizar y estudiar cada mercado en donde se protegerá.

Si le damos la vuelta a la tortilla, aunque la vía de la marca internacional es perfectamente recomendable, nos podemos encontrar con situaciones en las que, por razones de marketing, acciones agresivas de la competencia (riesgo de plagio) o acuerdos con distribuidores locales, debemos optar por la vía que asegure la manera más rápida de obtener la protección sobre la marca. Es decir, acudir a registros nacionales solicitando el registro de la marca ante las oficinas competentes de cada territorio ya que, en gran número de casos, el procedimiento de registro (sin intermediación de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI) es bastante más rápido.

En resumen, son muchos los factores que se deben tener en cuenta cuando llega el momento de extender la protección de la marca a otros territorios. Una comunicación directa y el conocimiento de los planes de expansión del negocio será relevante para elaborar la estrategia que mejor calce en cada escenario

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