9 noviembre 2023
Cuando oímos hablar de una marca internacional es bastante frecuente pensar (para los no iniciados) que se trata de una protección a nivel mundial. No obstante, nada más lejos de la realidad, dado que un registro de MI puede referirse tan solo a un único país.
Conviene recordar que (a diferencia de la Propiedad Intelectual, en la que es posible obtener una protección global sobre los derechos de creación/autoría mediante un único registro), para poder mantener derechos de exclusividad de nuestra marca en Propiedad Industrial, es necesario tenerla registrada en cada país. Resulta muy conveniente hacerlo de este modo si no queremos tener problemas a la hora de ofrecer nuestros productos en otros países y deseamos evitar conflictos con otros competidores.
Siendo así, obtener la protección de una marca en todo el mundo podría suponer un elevadísimo coste dado que, aunque hay países donde el registro resulta muy económico, existen otros, como algunos de Oriente Medio, donde obtener el registro de nuestra marca puede suponer varios miles de euros.
No obstante, la existencia de convenios internacionales permite en gran medida, simplificar y reducir costes. Los dos más significativos son el de la EUIPO que tramita la marca de la Unión Europea y permite obtener la protección de una marca en los 27 países comunitarios o el de la OMPI que tramita la Marca Internacional y que actualmente permite acceder hasta 130 países.
Entre otras, una de las diferencias más significativas existentes entre ambos sistemas es que la EUIPO tiene una única tramitación y se concede o se deniega para la totalidad de los países. Sin embargo, a través de la OMPI, se pueden incluir en la solicitud desde uno hasta 130 países. Además, en este caso, aunque también se realiza bajo una única solicitud, la tramitación es independiente en cada país, pudiendo obtener la protección finalmente en todos, algunos o en ninguno de los países solicitados.
En este articulo vamos a centrarnos tan solo en este convenio de la marca internacional que se rige por el Acuerdo y/o el Tratado de Madrid. Si estas interesado en la EUIPO, puedes consultar toda la información en nuestra web.
La marca internacional a través de la OMPI
En primer lugar, para poder iniciar esta solicitud de marca internacional, es necesario previamente disponer de un registro en un país perteneciente a este Convenio que en adelante llamaremos Sistema de Madrid. Esta marca base deberá ser idéntica y estará vinculada a la marca internacional durante los primeros 5 años. Posteriormente, podrán ser independientes.
Esta única solicitud se tramita en la OMPI con sede en Ginebra y, una vez comprobados los aspectos formales, la OMPI la traslada a todos los países designados que la tramitarán de forma independiente (fase nacional) y dispondrán de un plazo de 12 o 18 meses para conceder o emitir una posible acción oficial. De no pronunciarse, la marca se considerará concedida (silencio administrativo). En caso de considerar la existencia de algún tipo de objeción, emitirán una acción oficial, abriéndose posteriormente un plazo para poder defender su viabilidad. Una vez presentadas las alegaciones, resolverán concediendo o denegando el registro país por país.
Cuando el registro se conceda, tendrá la misma efectividad que cualquier marca nacional y su duración será de 10 años desde la fecha de solicitud. Posteriormente, podrá ser renovada por periodos iguales de manera indefinida. Es importante, destacar que, en cada renovación, podremos decidir eliminar los países donde no estemos ya interesados.
Además, otra gran ventaja de este tipo de registro es que, durante la vida de la marca internacional, podremos realizar designaciones posteriores o extensiones territoriales. De esta forma, podremos solicitar la protección en nuevos países donde tengamos intención de abrir nuevos mercados e incluso en nuevas incorporaciones de países firmantes de este Sistema de Madrid. Por este motivo, es muy importante, revisar y actualizar la protección de cada renovación junto con nuestro agente con el fin de ajustarla a nuestra realidad comercial. De esta forma, podremos evitar costes y lo que es más importante, riesgos innecesarios.
Aunque como ya hemos comentado, este sistema simplifica enormemente la tramitación y permite reducir los costes, resulta fundamental la labor de un buen especialista que nos pueda asesorar en todo el proceso desde el inicio con las investigaciones previas y selección de la marca con un buen planteamiento en cuanto al grado de protección en cada país, atendiendo tanto a las necesidades, como a los costes.
Estudio de viabilidad registral
Teniendo en cuenta que esta marca puede ser extendida a multitud de países y no es posible realizar ningún tipo de modificación o adaptación respecto a su tipología para cada país, es importante comprobar no solo la existencia de posibles marcas similares, sino también su viabilidad, teniendo en cuenta su significado o posibles connotaciones negativas, pudiendo incurrir en prohibiciones absolutas.
Puede resultar conveniente, no solo revisar en las bases de datos internacionales, sino incluso, si fuera necesario, la existencia de posibles registros directos en cada país incluido en la solicitud.
Es importante, seleccionar una marca base que recoja los aspectos más importantes de nuestro logo, incluyendo el color si fuera necesario. En este sentido, debemos recordar que incluir el color en este tipo de registro conlleva una tasa adicional. Por otra parte, conviene confirmar que se encuentre registrada para todos los productos y servicios que vayamos a ofrecer.
Si se trata de una nueva marca, es posible y muy recomendable aprovechar la fecha de prioridad registral y de esta forma poder extenderla a todos los países designados con esta misma fecha.
El pago inicial de la solicitud puede variar en función de si se incluye o no el color, así como si se reivindica la prioridad, si se trata de una designación posterior… No obstante, el factor que, en mayor medida, determinará el coste final del registro dependerá de los países y cantidad de clases designadas.
Designación de territorios
Deberemos incluir todos los países donde queramos disponer de protección durante los próximos 10 años. Por este motivo, es importante estar perfectamente coordinados con nuestro agente que se ocupara de mencionar todos y cada uno en la solicitud. Teniendo en cuenta que cada país percibe su propia tasa individual, dependerá en cada caso de las clases que decidamos incluir en cada caso para determinar el coste final de la solicitud.
Un adecuado planteamiento de la solicitud puede suponer un importante ahorro dado que, así como en algunos países la inclusión de clases adicionales conlleva duplicar o triplicar costes en función de las clases incluidas, en otros no supone coste adicional la inclusión de hasta 3 clases. Por ello, existen países, como por ejemplo China o Rusia, donde podemos obtener la protección en 3 clases con un coste inferior a 300 euros y otros como Emiratos Árabes donde la protección de esas mismas 3 clases puede sobrepasar los 5.000 euros.
Siendo así, resulta fundamental el asesoramiento de un buen especialista que permita adaptar nuestra protección en función de los costes y necesidades en cada país.
Es decir, podemos reducir la protección exclusivamente a la clase principal en los casos especialmente costosos y sin embargo incluir hasta 3 clases en otros mercados que, aun siendo escasamente importantes, no suponga ningún coste adicional.
De igual forma, puede resultar conveniente incluir países potencialmente interesantes en los que, aunque no estemos utilizando la marca actualmente, ni tengamos previsto vender a corto plazo, puedan suponer un mercado emergente a medio/largo plazo. Teniendo en cuenta que el incremento de coste es inferior a 300 euros, en algunos casos, puede ser muy recomendable. Conviene recordar, una vez más, que esta protección se concede para 10 años.
Tramitación y defensa de la solicitud
Una vez solicitada la MI, resulta fundamental controlar la tramitación tanto al principio, en la fase inicial realizada en la OMPI respecto a los aspectos formales y, especialmente, en la fase nacional, que es cuando se inicia la tramitación en cada uno de los países incluidos en la solicitud. Cada país podrá conceder o emitir las llamadas “acciones oficiales” en caso de existir algún tipo de objeción.
En el momento en el que estos posibles rechazos se vayan produciendo, será necesaria la intervención de agentes locales, que se ocupen de subsanar y rebatir estas objeciones. En este sentido, H&A dispone de oficinas propias en Portugal, Argentina, Brasil, Colombia y México. Además, cuenta con una de las mayores redes de colaboradores en todo el mundo cuyo nivel de calidad y experiencia se ajusta a las necesidades de nuestros clientes más exigentes.
Resulta crucial vigilar y atender a estas objeciones en tiempo y forma dado que, de lo contrario, la solicitud será rechazada para ese país. También, cabe la posibilidad de que, en algún país, decidamos voluntariamente no defender la solicitud por suponer tan solo un rechazo parcial o bien por tratarse de un país escasamente importante para nuestros intereses.
Títulos y Certificados de Registro
Una vez concluida la tramitación, en la mayoría de los países, se emite un certificado de concesión del registro que deberá retirarse siempre que queramos acreditar que tenemos concedida la marca en cada uno de estos países. Existen países en los que es necesario, además el pago de una tasa de registro.
Mantenimiento, vigilancia y renovación
La labor de una buena agencia no termina con la concesión. Es fundamental mantener vigilada la marca en todo momento para poder tratar cualquier incidencia, así como tener siempre actualizados tanto los datos de contacto como los relativos al domicilio, titularidad, etc. Por este motivo, debemos informar a nuestro agente de cualquier modificación que pueda afectar al registro. Una vez más, conviene recordar que, al concederse por 10 años, son muchas las variaciones que pueden producirse.
Posteriormente, es conveniente revisar y actualizar en cada renovación tanto los países, como las clases incluidas con el fin de adaptarla a las condiciones de nuestra actividad comercial.
Un buen profesional:
- Nos deberá asesorar en cada momento sobre la conveniencia o no de realizar extensiones territoriales en función de las necesidades.
- Nos informará y actualizará sobre las nuevas incorporaciones de países al sistema de la MI.
- Nos ayudará a decidir el momento adecuado para sustituir nuestros registros directos en países que no pertenecían a este Convenio, mediante designaciones posteriores, evitando riesgos innecesarios.
Del mismo modo, es importante vigilar cualquier solicitud de marca que pueda resultar incompatible con la nuestra y poder decidir sobre las actuaciones para tratar de evitar los posibles conflictos antes de que se produzcan. En este sentido, desde H&A ofrecemos distintos grados de vigilancia, que pueden ir desde la nacional en algún país concreto, pasando por las otras más específicas en EEUU o en los países pertenecientes a la UE, o llegando a la vigilancia a nivel mundial que incluiría todos los países donde existan publicaciones de marcas que en la actualidad son la mayoría.
Tramitación de subvenciones para el registro
Otro servicio importante que ofrece H&A es la posibilidad de tramitar cualquier tipo de subvención o ayuda destinada al registro de nuestra marca a nivel internacional.
Actualmente, existen entre otras, subvenciones de la EUIPO que permiten recuperar hasta el 75% de la tasa para el registro de una Marca en la Unión Europea o hasta el 50% en el caso de la marca internacional o en registros en países directos.
Conclusión
No cabe duda de que, teniendo en cuenta las posibles alternativas y la cantidad de países y variables, utilizar un buen profesional a la hora de extender la protección a nivel internacional de nuestra marca compensa con creces sus costes (vale lo que cuesta). Además, adaptar un buen planteamiento en función de los costes e importancia de los mercados puede suponer un ahorro muy significativo.
El asesoramiento no debe reducirse al momento de la solicitud, sino que debe vigilar cualquier posible solicitud con la finalidad de evitar la existencia de marcas incompatibles que puedan suponer un problema en cada uno de los países objeto de registro.
De igual forma, es fundamental su asesoramiento en cada renovación con el fin de permitirnos ajustar la protección, actualizándola a nuestras necesidades en cada momento. Esta protección deberá incluir tanto las nuevas incorporaciones de países firmantes de este tratado como nuevos mercados a los que nos podamos dirigir.
Por ello, deberemos eliminar posibles países que ya no interesen e incorporar otros en los que anteriormente no fuese posible este tipo de registro por no pertenecer a este sistema. De esta forma, podremos prescindir de los registros directos en estos países, simplificando la protección y reduciendo costes.
Una muestra de la complejidad del sistema es que difícilmente podremos localizar dos marcas internacionales iguales. Es decir, que tengan los mismos países, que estos sean coincidentes e igual número de clases por cada uno de ellos.
Por todo ello, insistimos: un buen asesoramiento profesional te brindará la protección y seguridad que tu marca internacional precisa, sin riesgos, ni imprevistos.
H&A CUMPLE 40 AÑOS
Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.
Comentarios
No hay comentarios