9 junio 2022
Todos conocemos frases publicitarias que evocan rápidamente a sus marcas:
“Just do It” (Nike)
, “El chocolate que se derrite en tu boca, no en tu mano” (M&M)
, “Piensa en verde” (Heineken)
, “Impossible is nothing” (Adidas)
, “Cuando haces pop, ya no hay stop” (Pringles)
, “Redbull te da alas”
y muchas otras.
Pero ¿cómo se han convertido en eslóganes tan conocidos? ¿Por qué los asociamos tan rápidamente a sus marcas? Pues bien, en todos estos casos se trata de frases célebres que han devenido eslóganes muy conocidos, con un elevado valor como marca.
Con el objetivo de diferenciar sus productos y servicios, las empresas tratan de registrar marcas cada vez más creativas. El eslogan consiste en una frase breve que refleja la esencia de la marca. Se trata de una herramienta de marketing muy valiosa, que tiene impacto directo sobre los consumidores y sirve para estimular al cliente a identificar el producto o servicio.
En la mayoría de estos casos, dicho valor se ha obtenido a base de un uso prolongado en el tiempo, una inversión publicitaria considerable que ha permitido la adhesión por el público consumidor a esa frase publicitaria y por ende a la marca asociada.
Lo que analizamos en esta ocasión es si pueden esos eslóganes protegerse legalmente como marca. Es decir, ¿podemos obtener un derecho de exclusiva sobre un eslogan?
La Ley española de Marcas no prevé expresamente el eslogan como objeto de protección. El término “eslogan” no se menciona tampoco en el Reglamento de la Marca de la Unión Europea, ni en la Directiva de Marcas.
No obstante, entre los signos que pueden constituir marcas registradas, la Ley sí prevé que pueden constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y puedan ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.
De este modo, el eslogan como combinación de palabras representable gráficamente y con capacidad distintiva puede ser perfectamente una marca registrada.
Por lo tanto, un eslogan puede ser registrado como una marca siempre que sea capaz de ser percibido por el consumidor medio como una indicación del origen comercial de los productos o servicios. En cambio, no son registrables los eslóganes que sean descriptivos de los productos o servicios, demasiado genéricos, malsonantes, etc. Del mismo modo, los eslóganes que simplemente declaran las virtudes de sus productos o servicios tampoco serán registrables puesto que limitarían su uso al resto de operadores.
No obstante, observamos que, en muchas ocasiones el registro de la marca eslogan encuentra dificultades en su tramitación ante el registro.
Asimismo, la jurisprudencia ha desarrollado varios factores en la evaluación de este tipo de signos.
Lo que queda claro es que, mediante el registro del eslogan como marca, su titular obtiene el uso exclusivo del mismo, al mismo modo que puede impedir que otros lo utilicen de manera idéntica o similar. Por ello, deviene muy interesante su registro.
En general, los signos consistentes en eslóganes transmiten un mensaje promocional en relación con los productos y servicios designados. La valoración del carácter distintivo de los eslóganes no está sujeta a criterios más estrictos que la valoración de otros tipos de signos. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que el público relevante no es necesariamente el mismo que en relación con otros tipos de marcas y que, en consecuencia, puede resultar más difícil determinar el carácter distintivo de este tipo de marcas, porque el consumidor medio no está acostumbrado a suponer el origen comercial de los productos sobre la base de eslóganes promocionales.
Cuando un eslogan sólo transmite información abstracta sobre los bienes y servicios, es aún menos probable que el consumidor se tome el tiempo de investigar si, más allá de su significado puramente promocional, también podría designar un origen comercial.
En definitiva, si bien la jurisprudencia ha establecido que no se puede requerir a la marca eslogan un umbral de distintividad mayor que al del resto de marcas, lo cierto es que en muchas ocasiones el registrador considera que los eslóganes que pretenden acceder al registro carecen de dicho carácter distintivo o bien son genéricos, descriptivos, o incluso operan otros motivos de denegación de las marcas.
El registro del eslogan como marca es posible siempre y cuando la misma no sea percibida por el público pertinente como un mensaje promocional laudatorio que sirve exclusivamente para realzar los aspectos positivos de los productos o servicios en cuestión, sino que aporte un valor adicional que permita relacionarlos con un origen empresarial determinado.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los siguientes factores, no exhaustivos, pueden servir para establecer el carácter distintivo de un eslogan:
a) Tiene varios significados.
b) Constituye un juego de palabras.
c) Introduce elementos de intriga conceptual o de sorpresa, de modo que pueda percibirse como imaginativo, sorprendente o inesperado.
d) Tiene alguna originalidad o resonancia particular, y/o desencadena en la mente del público relevante un proceso cognitivo o requiere un esfuerzo interpretativo.
e) Tiene estructuras sintácticas inusuales y/o recursos lingüísticos y estilísticos como aliteraciones, metáforas, rimas.
Es importante subrayar que ninguno de los factores anteriores se aplica en términos absolutos, independientemente unos de otros. Por ejemplo, el hecho de que un eslogan tenga varios significados no significa necesariamente que sea distintivo.
Por otra parte, aunque un eslogan no pueda desencadenar un proceso cognitivo en la mente del consumidor, no está necesariamente desprovisto de carácter distintivo.
Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Union Europea se refirió al famoso eslogan del fabricante de automóviles alemán Audi “Vorsprung durch Technik” ( “ventaja a través de la tecnología”), cuya protección de marca registrada fue confirmada por el Tribunal en el año 2010.
También en el caso de la marca “Wet dust can’t fly” se confirmó, en el 2105, su registro como marca en tanto que la marca no describía cómo funcionan los productos, aparatos y servicios de limpieza de las clases 3, 7 y 37.
En cambio, el Tribunal General de la Unión confirmó la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de denegación de la marca “Inventemos el futuro”, solicitada en 2017 por Repsol para una serie de servicios relacionados con la refinería del petróleo y la investigación. En dicha decisión, la EUIPO dijo que la marca solicitada “se entendía como un eslogan motivacional que implicaba al consumidor en las acciones de innovación realizadas por el titular de la marca” y que, por tanto, carecía de la distintividad necesaria para su protección como marca”.
Más recientemente, en enero 2021, la sentencia del Tribunal General en el asunto Oatly contra EUIPO se refería a una solicitud de marca “it’s like milk but made for human” en relación con productos de las clases 18, 25, 29, 30 y 32, incluidos los alimentos y bebidas no lácteos y bebidas. En este caso el Tribunal General analizó la marca en detalle, destacando que el consumidor percibiría una oposición entre la primera parte de la marca (IT’S LIKE MILK) y la segunda parte de la marca (MADE FOR HUMANS). En consecuencia, la marca transmitía no sólo la idea de que los productos en cuestión, que son productos alimenticios, son similares a la leche y están destinados al consumo humano, sino también la idea de que la leche en sí misma no lo es. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia coincidió con la demandante en que la marca solicitada ponía en tela de juicio la idea comúnmente aceptada de que la leche es un elemento clave de la dieta humana. Esto no cambia por el hecho de que una parte (no despreciable) parte del público relevante evite consumir productos lácteos (como los como los veganos o los consumidores con intolerancia a la lactosa). Por lo tanto, el mensaje transmitido por la marca podía desencadenar un proceso cognitivo en la mente del público pertinente que lo hace fácil de recordar. En consecuencia, el Tribunal consideró que la marca solicitada es capaz de distinguir los productos de la demandante de los productos que tienen otro origen comercial.
A nivel de la Oficina de Marcas de la Unión Europea, encontramos otros ejemplos de eslóganes considerados descriptivos, tales como “Find your way” en clase 9 para sistemas de navegación por satélite. En este caso la EUIPO consideró que la expresión “find your way” en relación con los productos objeto de solicitud de la clase 9 tenía el claro propósito de informar al consumidor pertinente de que los productos del titular ayudaban a los consumidores a identificar ubicaciones geográficas para encontrar su camino.
También en el caso de “Built to resist” se consideró que no era registrable como marca pues solo podría tener un único significado en relación con papel, artículos de papelería y artículos de oficina de la clase 16; cuero, cuero de imitación, artículos de viaje no incluidos en otras clases y guarnicionería de la clase 18 y prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25, en particular, que los productos se han fabricado para durar y que, por consiguiente, son resistentes al uso y desgaste.
La jurisprudencia española se ha pronunciado también al respecto en relación con la marca “Tu confianza nos hace importantes”, para servicios financieros de la clase 36 (sentencia del Tribunal Supremo 1845/2015 de 30 de abril de 2015) estableciendo que “difícilmente puede apreciarse en ella una distintividad que abra la puerta a su inscripción, pues dados los términos tan amplios, genéricos y transversales en que se presenta ante el público no es posible percibir a través de ella ni cuál es su origen comercial ni cuáles son los productos o servicios que pretende anunciar y promocionar. […] El lema “tu confianza nos hace importantes” puede ser proyectado sobre multitud de sectores de la vida social y actividades económicas, tanto sobre instituciones privadas como obre entidades del Derecho Público.”
En cambio, la OEPM concedió en 2019 la marca “Más que una identidad, una dignidad” para proyectos de voluntariado, al considerar que si bien la misma no presenta particular originalidad, sí que implica un cierto juego de palabras, lo que, unido a que “IDENTIDAD” y “DIGNIDAD” riman y generan un pareado, hace que presente un mínimo carácter distintivo que le permite acceder a su registro como marca.
En otras ocasiones, el carácter distintivo puede ser adquirido por el uso de la marca, siendo así posible su registro, una vez que se adquiere y es posible demostrar la distintividad sobrevenida por el uso prolongado del eslogan en el mercado. Se conoce como secondary meaning, la posibilidad de que, a través del uso una marca puede llegar a ser distintiva, a pesar de no ser así en el momento de su lanzamiento.
En este sentido, es muy destacado el caso de la marca “HAVE A BREAK” que se registró como marca, habiendo demostrado el carácter distintivo adquirido por el uso. Si bien el uso del eslogan completo era como parte de la marca registrada HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT, y no verdaderamente como marca independiente, su uso tan profuso demostró que el público consumidor asociaba HAVE A BREAK con su origen empresarial. De hecho, este caso fue objeto de una acción prejudicial, en la que se planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si el carácter distintivo por el uso de una marca podría adquirirse a resultas o como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca o en combinación con ésta, a lo que el tribunal contestó afirmativamente.
En definitiva, el eslogan, si bien no está reconocido como un tipo particular de marca (como la marca color, la marca multimedia, etc) es una marca registrable siempre que reúna los requisitos de distintividad y acceso al registro exigidos a cualquier marca. Y si bien la jurisprudencia ha venido estableciendo que no deben exigirse criterios más estrictos a los eslóganes lo cierto es que, en la práctica, plantea dificultades y conviene asesorarse convenientemente antes de solicitar una marca eslogan para verificar la mejor estrategia a seguir.
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