Las cartas consentimiento en el sistema de marcas mexicano

14 septiembre 2021

Recientemente, el sistema de marcas de México se ha modernizado. Una de las actualizaciones más importantes es la inclusión de las cartas consentimiento, las cuales, hasta hace apenas unos años, eran rechazadas a raja tabla. La autoridad argumentaba que la voluntad de las partes no podía ir en contra de la Ley y, sobre todo, en contra de la protección al público consumidor, quien podría caer en error o confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado.

El riesgo de semejanza en grado de confusión es una de las objeciones más comunes planteadas por los examinadores de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En resumen, la semejanza en grado de confusión es el riesgo de que los consumidores puedan creer erróneamente que ciertos productos/servicios provienen de la misma fuente cuando en realidad están siendo comercializados por dos entidades diferentes.

En principio, la Ley establece que una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, no será registrada.

Durante muchos años, el IMPI de manera rotunda no admitía cartas consentimiento u otros documentos similares como convenios de coexistencia o consentimientos incluso por parte de empresas integrantes del mismo grupo económico como lo sería una empresa matriz, para superar una objeción basada en la semejanza en grado de confusión. No fue sino hasta el 10 de agosto de 2018, que entraron en vigor las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (ahora abrogada), la cual establecía lo siguiente:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

Fracción XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;
…
No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Como puede observarse, de la simple lectura del último párrafo del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se interpreta que en caso de que el titular de una marca o solicitud presentada con anterioridad otorgase su consentimiento, por escrito, el IMPI no podría objetar dicho consentimiento y, en consecuencia, de no existir otra causal de impedimento para el otorgamiento del registro, la autoridad debería otorgar protección para la marca del solicitante.

Pues bien, a partir de agosto de 2018, los solicitantes que enfrentasen un rechazo provisional a su solicitud de marca basado en semejanza en grado de confusión con una solicitud o registro de marca previamente otorgado, contaban con la posibilidad de responder al rechazo del IMPI presentando una carta consentimiento con el fin de tratar de superar dicho obstáculo legal.

Sin duda, esta ha sido una herramienta que muchos solicitantes y sus agentes, han utilizado. El presentar una carta consentimiento suele ser un recurso que incrementa las posibilidades de superar una objeción planteada por el examinador y, además, es mucho menos costoso que intentar atacar un registro de marca previamente adquirido por un tercero, aparte de que permite evitar conflictos a futuro.

En nuestra experiencia, un titular de una marca previamente registrada tiende a otorgar su consentimiento cuando el ámbito de aplicación es diferente a pesar de que ambas marcas (la registrada y la que se pretende registrar) pertenezcan a la misma clase internacional. Por ejemplo, si el titular de la marca registrada aplica su marca a ropa de protección contra accidentes y el solicitante pretende aplicar su marca a programas de juegos de realidad virtual, ambos en clase 09 internacional, hay posibilidades de que el titular se incline a otorgar el consentimiento.

El acercamiento al titular de una marca registrada puede ser una puerta para la negociación de un convenio de coexistencia entre el titular de la marca registrada y el solicitante. A través de dicho instrumento se pueden delimitar específicamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como añadir clausulas específicas para evitar conflictos futuros tales como oposiciones, acciones de cancelación o infracciones, ya sea en México u en otras jurisdicciones o, inclusive, se pueden dar las condiciones para negociar un convenio de transmisión de derechos sobre la marca registrada, a cambio de una prestación económica.

A pesar de las actualizaciones que ha sufrido la legislación local, el IMPI sigue teniendo una fuerte influencia de criterios del pasado, ya que si bien es cierto que las cartas consentimiento se encuentran reguladas en la Ley, el IMPI ha negado solicitudes de marca aun con el consentimiento expreso y por escrito del titular de la marca citada como impedimento para registro. En este sentido, me permito reproducir los argumentos del IMPI, los cuales he tomado de una negativa de protección total, de fecha 20 de diciembre de 2020, en la cual la autoridad señaló lo siguiente:

Consideraciones:

…
SÉPTIMA. Ahora bien, cabe puntualizar que si bien es cierto la presentación del documento de firmado por el representante de XXXX actual titular del registro de marca XXXX, en favor de la titular del expediente de marca cuyo número se cita al rubro, fue a fin de obtener el registro del signo propuesto, situación que vislumbra que no existe afectación alguna a los derechos de dicha empresa, al respecto cabe mencionar que no debe perderse de vista que el ámbito de protección de los signos distintivos tiene como finalidad por un lado evitar la invasión de los derechos del titular de una marca citada como anterioridad, es decir, la salvaguarda del derecho constituido en favor del titular de una marca registrada, y por otro lado, evitar que el público consumidor incurra en error o confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, y es precisamente en este último supuesto que se actualizó a cabalidad la prohibición contemplada en la fracción XVIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido, aun cuando a consideración de la interesada el otorgamiento del signo propuesto no podría causar perjuicio al titular del registro de marca citado como anterioridad, toda vez que ésta manifestó su conformidad para el registro del mismo, lo cierto es que dicha situación generaría confusión en el público consumidor respecto del titular, así como de la calidad de los servicios que amparan los signos en estudio, pues éste no hace un examen detallado de las marcas que circulan en el mercado como para determinar con exactitud que provienen de titulares distintos.

En este orden de ideas, es menester señalar que tal documento no podría desvirtuar en ningún caso el impedimento legal que motiva la presente resolución, en razón de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el único competente para determinar sobre la procedencia de un registro de marca, conforme a lo estipulado en la Ley de la Propiedad Industrial, donde no se encuentra autorización alguna para registrar marcas semejantes o idénticas a otras por parte de titular diverso, por lo que no obstante la voluntad de las partes, al ser el dispositivo señalado con anterioridad de orden público, éste debe prevalecer; así, el signo propuesto al ser semejante en grado de confusión a la marca registrada con anterioridad, aplicada a servicios similares y pertenecer a diferente titular del registro, es que actualiza la prohibición de registro de marca, prevista en la fracción XVIII del artículo 90 de la Ley en mención.

Como se puede observar, la autoridad sigue argumentando la protección al público consumidor, quien podría incurrir a error o confusión respecto al origen de los productos o servicios y su calidad en el mercado. De hecho, en muchas otras jurisdicciones, la protección al consumidor suele ser el argumento toral para el rechazo de una marca semejante en grado de confusión o idéntica a otra previamente registrada.

Desde mi punto de vista, si bien las cartas consentimiento ahora pueden ser presentadas ante el IMPI, su aceptación sigue quedando a criterio de los examinadores.

Las cartas consentimiento son una herramienta para incrementar las posibilidades de éxito de una solicitud de marca.

Finalmente, con la abrogación de la Ley de la Propiedad Industrial y reciente entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, también se contempla la posibilidad de presentar carta consentimiento para superar un rechazo provisional. Incluso, el nuevo texto es mucho más amplio ya que se refiere a marcas semejantes en grado de confusión o idénticas. Al respecto, la nueva Ley señala lo siguiente:

Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.

No obstante, estamos a la espera de que se emitan las disposiciones reglamentarias relacionadas con la nueva Ley y, sobre todo, de ir conociendo si el IMPI y las autoridades mexicanas emitirán nuevos criterios respecto a las cartas consentimiento, lo cual quizás resulte difícil, dados los criterios existentes emitidos por el IMPI y por nuestros más altos tribunales.

Sin embargo, la inclusión de las cartas consentimiento al sistema de marcas mexicano es sin duda un gran avance. Si lo comparamos con el pasado, el IMPI ahora es mucho más abierto a recibir y considerar los consentimientos expresos.
Como conclusión podemos decir que las cartas consentimiento son adecuadas en algunos casos y son una herramienta para incrementar las posibilidades de éxito de una solicitud de marca, si se recibe un rechazo provisional por parte del IMPI, les recomendamos analizar las circunstancias particulares con un experto con el fin de presentar una respuesta adecuada.

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